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Sentencia T.S.J. Madrid 1229/2013 de 2 de octubre


 RESUMEN:

Patentes y marcas: No concesión de inscripción de nombre comercial para la distinción de venta al por menor de calzado, bolsos y complementos. Riesgo de confusión: Incompatibilidad de los signos enfrentados por la existencia de disparidades fonéticas y gráficas. Riesgo de la disminución del poder de atracción de la marca registrada prioritaria.

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 - 28004

33009710

NIG: 28.079.33.3-2010/0164803

RECURSO 448/2010

SENTENCIA NÚMERO 1229

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

----- ----

Iltmos Señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

D. José Daniel Sanz Heredero

D.ª Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

D.ª Fátima Blanca de la Cruz Mera

D. Francisco Bosch Barber

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En la Villa de Madrid, a dos de octubre de dos mil trece.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 448/2010, interpuesto por D. Romualdo y D. Jose Pedro, representado por la Procuradora D.ª Alicia Casado Deleito, contra la Resolución dictada el 22 de septiembre de 2010 por la Oficina Española de Patentes y Marcas, estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución dictada el 19 de febrero de 2010, por la que se concedió la inscripción del nombre comercial n.º 286.831 "ROCK&SHOES", para distinguir en la clase 35 "Venta al por menor de calzado, bolsos y complementos", denegándola. Ha sido parte demandada y codemandada la Oficina Española de Patentes y Marcas, estando representado por el Abogado del Estado y D. Abel, estando representado por el Procurador D. Ángel Rojas Santos.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito de fecha 29 de abril de 2011, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada.

Segundo.—Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada y codemandada, para contestación a la demanda, lo que se verificó por escrito de fecha 13 de junio de 2011 por el Abogado del Estado y 6 de julio de 2011 por el Procurador D. Ángel Rojas Santos, en nombre y representación de D. Abel, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideraron pertinentes, terminaron suplicando el mantenimiento de la actuación administrativa recurrida.

Tercero.—Que por auto de fecha 8 de julio de 2011 se acordó recibir a prueba el presente recurso por plazo de quince días para proponer y treinta días para practicar la prueba y no estimándose necesaria la celebración de vista pública, se concedió a las partes el término de diez días para concluir por escrito, lo que consta realizado; señalándose para la votación y fallo del presente recurso el día 26 de Septiembre de 2013 a las 10 horas de su mañana, en que tuvo lugar.

VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. D.ª Fátima Blanca de la Cruz Mera.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la Resolución dictada el 22 de septiembre de 2010 por la Oficina Española de Patentes y Marcas, estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución dictada el 19 de febrero de 2010, por la que se concedió la inscripción del nombre comercial n.º 286.831 "ROCK&SHOES", para distinguir en la clase 35 "Venta al por menor de calzado, bolsos y complementos", denegándola.

Las marcas comunitarias oponentes son: "NEW ROCK BOOTS & SHOES", amparando, entre otros, en la clase 35 "Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina"; "NEW ROCK BOOTS & SHOES", en la clase 35 distinguiendo "Publicidad; difusión de anuncios publicitarios; difusión de material publicitario (folletos, prospectos, impresos, muestras), gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficinas, promoción de ventas (para terceros). Servicio de ayuda a la explotación de una empresa comercial" y "NEW ROCK", distinguiendo en la clase 35 "Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; decoración de escaparates; franquicias, en concreto servicios prestados por un franquiciado consistentes en la ayuda, en el desarrollo y en la dirección de una empresa comercial; importación; exportación; servicios de venta al por menor de perfumería, joyería, bisutería, gafas de sol, relojería, calzado, ropa, sombrerería, artículos de cuero e imitaciones de cuero tales como bolsos, maletas, baúles, carteras, paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería; llaveros, bolígrafos, mecheros, ceniceros y cremas para calzado."

Segundo.—El recurrente aduce la compatibilidad de los signos enfrentados por la existencia, a su juicio, de disparidades fonéticas y gráficas.

El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada, por lo que solicita la desestimación del recurso contencioso-administrativo objeto del presente procedimiento.

La parte codemandada solicita la desestimación del recurso afirmando que existen similitudes denominativas en el vocablo "ROCK", que no es débil en el ámbito de venta de calzado, habida cuenta el prestigio y la notoriedad de sus marcas.

Tercero.—Examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, para la correcta resolución de la cuestión litigiosa objeto del presente recurso debemos tener en cuenta que el artículo 6.1 de la antedicha Ley de Marcas, señala que " no podrán registrarse como marcas los signos:

Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior ".

Dicho precepto viene a posibilitar que el titular der una marca anterior pueda oponerse al registro de una marca solicitada con posterioridad cuando exista identidad entre los signos y los productos o servicios distinguidos por ellos. Cuando ello sucede, la marca no podrá cumplir la función distintiva que le es propia, dada la imposibilidad de que el público distinga el distinto origen de los productos o servicios a los que se le aplican las marcas idénticas.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (recordada, entre otras, en las Sentencias de dicho Alto Tribunal de 11 de mayo y 6 de julio de 2011), y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que " se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras": "(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible ".

Es igualmente doctrina jurisprudencial la que sostiene que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17 de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, la Sala Tercera del Tribunal Supremo no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

En este sentido, como nos recuerda la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2011, no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos: " En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994 ".

En este sentido, cabe recordar que, conforme es doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003), que a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

Cuarto.—En este caso, la aplicación de las anteriores consideraciones jurídicas conlleva el rechazo de las alegaciones del recurrente; en primer término ha de indicarse que así como los ámbitos aplicativos de las dos primeras marcas oponentes citadas en el primer fundamento jurídico de esta sentencia son distintos, sin embargo respecto a la tercera "NEW ROCK", en la que centraremos el análisis comparativo con el nombre comercial solicitado, sí existe una evidente coincidencia aplicativa. En segundo lugar ha de resaltarse la existencia de una clara similitud denominativa por la coincidencia del vocablo más llamativo y distintivo de uno y otra, a saber, "ROCK", careciendo de fuerza distintiva tanto el vocablo "NEW" como "SHOES", este último en el ámbito del calzado que nos ocupa.

A todo ello debemos añadir que estimamos que concurren los presupuestos de aplicación de la prohibición de registro contemplada en el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, derivado de la notoriedad de la marca oponente en el sector de venta de calzado, debidamente acreditada por la prueba documental obrante en las actuaciones, puesto que siguiendo la doctrina expuesta, entre otras, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 2011, al existir una evidente conexión entre los servicios y el carácter notorio, el uso del nombre comercial solicitado incluyendo el vocablo "ROCK" resulta ser perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior oponente, con riesgo de dilución de la notoriedad, debido a la disminución del poder de atracción de la marca registrada prioritaria.

Quinto.—Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, considerando la Sala que no es de apreciar temeridad ni mala fe en la actuación procesal de la partes litigantes, es por lo que no procede formular expresa condena en costas.

VISTOS.- Los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, por la potestad que nos confiere la Constitución Española,


FALLAMOS


 
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Romualdo y D. Jose Pedro, representados por la Procurador Sra. Casado Deleito, contra la Resolución dictada el 22 de septiembre de 2010 por la Oficina Española de Patentes y Marcas, que se confirma por resultar ajustada a Derecho, sin costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de estas Sección n.º 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto "Recurso" 24 Contencioso-Casación (50 Euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

D.ª Elvira Adoración Rodríguez Martí D. Miguel Ángel García Alonso

D.ª Fátima Blanca de la Cruz Mera D. Francisco Bosch Barber


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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