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Sentencia T.S.J. Madrid 1320/2013 de 23 de octubre


 RESUMEN:

Marcas: Inscripción. Concesión conforme a Derecho. Prohibición de registro: Inexistencia. Existencia entre los signos enfrentados de las suficientes disparidades de conjunto para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado y la gran carga conceptual de la marca prioritaria. Doctrina jurisprudencial: No toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino sólo aquella que suponga un riesgo de confusión.

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 - 28004

33009710

NIG: 28.079.33.3-2011/0172559

RECURSO 182/2011

SENTENCIA NÚMERO 1320

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

----- ----

Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

D. José Daniel Sanz Heredero

D.ª Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

D.ª Fátima Blanca de la Cruz Mera

D. Francisco Bosch Barber

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En la Villa de Madrid, a veintitrés de octubre dos mil trece.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 182/2011, interpuesto por la mercantil ALGAIDA EDITORES, S.A., representada por la Procuradora D.ª Valentina López Valero, contra la resolución dictada el 20 de diciembre de 2010 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 15 de octubre de 2010, por la que se accede a la inscripción de la marca 2.925.750 " COLORI ". Ha sido parte demandada la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS), representada por el Abogado del Estado.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado el 17 de mayo de 2011, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada.

Segundo.—Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado el 13 de junio de 2011, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación de las pretensiones deducidas en la demanda.

Tercero.—Con fecha 17 de octubre de 2013 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.

VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Daniel Sanz Heredero.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución dictada el 20 de diciembre de 2010 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 15 de octubre de 2010, por la que se accede a la inscripción de la marca 2.925.750 " COLORI ", para distinguir de las clases 16.ª y 18.ª

La precitada resolución estima que no concurre la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, por existir entre los signos enfrentados. COLORI, solicitada, y su oponente COLORIN COLORADO, " suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado, su diferente extensión y terminación y la gran carga conceptual de la prioritaria, impiden su confusión ".

Segundo.—La recurrente muestra su disconformidad con las resoluciones impugnadas sosteniendo que entre las marcas enfrentadas existe semejanza denominativa, fonética y conceptual, además de relación aplicativa.

El Abogado del Estado, en la representación en que actúa se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada, por lo que solicita la desestimación del recurso contencioso-administrativo objeto del presente procedimiento.

Tercero.—Examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, para la correcta resolución de la cuestión litigiosa objeto del presente recurso debemos tener en cuenta que el artículo 6.1 de la antedicha Ley de Marcas, señala que " no podrán registrarse como marcas los signos:

Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior ".

Dicho precepto viene a posibilitar que el titular der una marca anterior pueda oponerse al registro de una marca solicitada con posterioridad cuando exista identidad entre los signos y los productos o servicios distinguidos por ellos. Cuando ello sucede, la marca no podrá cumplir la función distintiva que le es propia, dada la imposibilidad de que el público distinga el distinto origen de los productos o servicios a los que se le aplican las marcas idénticas.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (recordada, entre otras, en las Sentencias de dicho Alto Tribunal de 11 de mayo y 6 de julio de 2011), y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que " se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras": "(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible ".

Es igualmente doctrina jurisprudencial la que sostiene que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17 de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, la Sala Tercera del Tribunal Supremo no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

En este sentido, como nos recuerda la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2011, no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos: " En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994 ".

En este sentido, cabe recordar que, conforme es doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003), que a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

Cuarto.—Entrando a conocer las concretas circunstancias concurrentes en el caso ahora aquí enjuiciado, a juicio de este Tribunal, en aplicación de la doctrina mencionada en el punto anterior de la presente fundamentación, son claras y evidentes las disparidades fonético-denominativas y conceptuales existentes entre las marcas enfrentadas como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado.

En efecto, como es bien sabido, el examen de la distintividad de la marca solicitada con la prioritaria opuesta, desde la perspectiva de una valoración de la semejanza (requerida por la letra b) del artículo 6.1 de la Ley de Marcas) entre los signos deberá efectuarse atendiendo a una semejanza de conjunto. De esta forma, se permitirá mantener la coexistencia de marcas pertenecientes a distintos titulares que presentan un elemento común siempre que vayan acompañadas de otros signos dotados de suficiente fuerza distintiva para negar la existencia de riesgo de confusión -entre otras, Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2004 (marcas Capricho/Capricho Cuétara y Pepe Jeans/Pepe Moya), 28 de julio de 2006 (marcas Pepe Catalá/Don Pepe) y de 21 de diciembre de 2006 (marcas Pepe Pardo/Don Pepe), cual aquí, sin duda, acontece.

En este sentido, resulta conveniente traer a colación la doctrina jurisprudencial según la cual " el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados " (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2009).

Y efectuado el examen desde la perspectiva del conjunto denominativo se deduce, en plena conformidad con la apreciación contenida en las resoluciones impugnadas, la inexistencia de semejanza denominativa como fonética, aludido por la actora, siendo evidentes las diferencias existentes entre los vocablos COLORI / COLORIN COLOLARO. Por otra parte, debe resaltarse la distinta composición de ambas marcas: mientras que la oponente se compone de dos vocablos, la solicitada aparece compuesta de uno solo. De esta forma se obtiene una muy diferente composición gramatical y visual.

A ello debe añadirse, además, la existencia igualmente de disparidades conceptuales, resaltando a estos efectos la gran carga conceptual que pesa sobre la marca oponente, y que la haced plenamente distinguible de la solicitada.

Por último, aun partiendo de la existencia de identidad/semejanza aplicativa, resulta evidente la diferenciación entre las marcas en cualquiera de los planos estudiados, de forma que no se percibe que con el acceso a registro de la ahora solicitada, se vaya a producir un riesgo de asociación con las marcas opuestas.

De cuanto antecede, por tanto, se desprende la procedencia de estimar el recurso origen de las presentes actuaciones.

Quinto.—Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, considerando la Sala que no es de apreciar temeridad ni mala fe en la actuación procesal de la partes litigantes, es por lo que no procede formular expresa condena en costas.

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que DESESTIMANDO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil ALGAIDA EDITORES, S.A., representada por la Procuradora D.ª Valentina López Valero, contra la resolución dictada el 20 de diciembre de 2010 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 15 de octubre de 2010, por la que se accede a la inscripción de la marca 2.925.750 " COLORI ", la cual confirmamos por ser conforme a Derecho; y todo ello, sin hacer expresa imposición de las costas causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de estas Sección n.º 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto "Recurso" 24 Contencioso-Casación (50 Euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

D.ª Elvira Adoración Rodríguez Martí D. Miguel Ángel García Alonso

D.ª Fátima Blanca de la Cruz Mera D. Francisco Bosch Barber


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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