Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia T.S. (Sala 3) de 19 de diciembre de 2013


 RESUMEN:

Marcas: Anulación de acuerdo por el que se procedía la denegación del registro de una marca mixta para productos de cuero e imitaciones de cuero de una marca notoria. Riesgo de confusión: Cuando se trata de marcas notorias debe evitarse el riesgo de asociación que constituye un caso específico del riesgo de confusión.

En la Villa de Madrid, a diecinueve de Diciembre de dos mil trece.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 3996/2012 interpuesto por "HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO KG", representada por la Procurador D.ª María Eugenia Carmona Alonso, contra la sentencia dictada con fecha 5 de julio de 2012 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 129/2009, sobre marca; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—"Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 129/2009 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 31 de julio de 2008, confirmada en alzada el 13 de noviembre siguiente, que acordó conceder la marca número 2.789.496 "BM Bossmiki", mixta, para productos de la clase 18, en concreto "cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas, fustas y guarnicionería".

Segundo.—En su escrito de demanda, de 16 de octubre de 2009, la entidad recurrente alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "por la que estimando el presente recurso, se declaren nulas y sin ningún valor ni efecto las resoluciones impugnadas de la Oficina Española de Patentes y Marcas que determinaron la concesión de la marca núm. 2.789.496, BM Bossmiki, con gráfico, en clase 18, acordando su denegación". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

Tercero.—El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 8 de enero de 2010, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "desestimando el presente recurso y confirmando el acto recurrido por ajustarse a Derecho, con expresa imposición de las costas al actor".

Cuarto.—No habiéndose recibido el pleito a prueba, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 5 de julio de 2012, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador Sr. García Cortés, en nombre y representación de 'Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG', contra la Resolución de 13 de noviembre de 2008 de la Oficina Española de Patentes y Marcas a que estos autos se contraen, que se confirma por resultar ajustada a Derecho, sin costas."

Quinto.—Con fecha 10 de diciembre de 2012 "Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 3996/2012 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

Primero.—al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional por "incongruencia omisiva de la sentencia (artículo 218 LEC en relación con los artículos 33.1 y 67.1 LRJCA) al no haberse manifestado la Sala sobre una de las cuestiones fundamentales planteadas en el recurso, como es la incursión de la marca n.º 2.789.496, BM Bossmiki mixta, en clase 18 en la prohibición contenida en el artículo 8.1 de la Ley 17/2001 de Marcas ".

Segundo.—al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional por "incongruencia omisiva al no haberse manifestado la Sala sobre dos cuestiones fundamentales planteadas en el recurso como es la existencia de precedentes denegatorios, tanto judiciales como administrativos, de marcas sustancialmente idénticas a la ahora impugnada, así como sobre la titularidad por parte de mi mandante de una 'familia de marcas' formadas por el vocablo inicial 'Boss' seguido de otro término de origen inglés".

Tercero.—al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional por "falta de motivación de la sentencia, ya que en la misma no se argumentan correctamente las razones que han llevado a la Sala a considerar que no existen semejanzas entre los signos y que los mismos no son confundibles".

Cuarto.—al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional por "falta de congruencia interna de la sentencia".

Quinto.—al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional por infracción del " art. 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas" y de la jurisprudencia.

Sexto.—Por escrito de 2 de julio de 2013 el Abogado del Estado se opuso al recurso y suplicó sentencia "en los términos que resultan de las consideraciones que anteceden".

Séptimo.—Por providencia de 13 de diciembre de 2013 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 17 siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 5 de julio de 2012, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG" contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.789.496 "BM Bossmiki", mixta, para distinguir productos de la clase 18 del Nomenclátor Internacional, en concreto "cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas, fustas y guarnicionería".

A la inscripción de la marca número 2.789.496 "BM Bossmiki", solicitada por D. Juan Carlos, se había opuesto "Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG" en cuanto titular de las marcas números H 483.341, "Boss", A 49.262, "Boss Hugo Boss", H 710.012, "Boss Sport" (mixta), A 3.519.329, "Boss Selection" y A 3.405.149, "Boss Black", que amparan productos de la misma clase.

Segundo.—La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había estimado que no eran "de estimación oposiciones de marcas [...] n.º 483341 Boss y restantes oponentes, todas ellas del mismo titular, dadas las acusadas diferencias de conjunto, denominativas con el distintivo solicitado, por lo que pueden convivir en el mercado sin riesgo de confusión (artículo 6.1.b de la Ley 17/2001 de Marcas)".

Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo, una vez expuesta la doctrina general sobre la comparación de marcas, fueron las siguientes:

"[...] El presente recurso debe ser desestimado. Pese al carácter notorio que la marca 'Boss' tiene en el ámbito comercial de la ropa y la perfumería, lo cierto es que el campo aplicativo de la marca solicitada no es coincidente, por lo que a la luz del art. 6 y jurisprudencia que lo interpreta, ha de convenirse con la Administración que existen suficientes disparidades de conjunto, tanto gráficas como denominativas, para estimar suficientes diferencias entre los signos en liza, dado que la comparación debe realizarse en su conjunto, sin descomponer los vocablos y que en el caso de la marca solicitada 'BM Bossmiki' se aprecian con evidencia, no existiendo así riesgo de confusión alguno en el consumidor."

Tercero.—El análisis conjunto de tres (el primero, segundo y cuarto) de los cuatro motivos de casación interpuestos por la vía del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, cuya descripción o síntesis figura en el quinto antecedente de hechos, determina la casación de la sentencia.

En efecto, mediante el escueto fundamento jurídico que acabamos de transcribir -único que en realidad opera como motivación del fallo, pues el resto no es sino repetición de nociones generales- la Sala de instancia no da respuesta a algunas de las alegaciones sustanciales que de modo específico planteaba la demanda, especialmente las relativas a la protección debida a las marcas notorias en virtud del artículo 8 de la Ley 17/2001, de Marcas, (pese a que el tribunal reconoce la notoriedad de la marca "Boss") y a la influencia de otras decisiones jurisdiccionales previas sobre los signos distintivos correspondientes a lo que la parte actora denominaba "familia de marcas Boss". Incurre asimismo la Sala de instancia en una cierta contradicción interna cuando confirma, sin corregirlo, el acto impugnado (en el que la Oficina Española de Patentes y Marcas reconocía la "proximidad aplicativa" de los signos enfrentados) a la vez que ella misma sostiene que "el ámbito aplicativo de la marca solicitada no es coincidente" con el de las opuestas.

Uno y otro defecto suponen otros tantos quebrantamientos de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de las sentencias.

Cuarto.—Situada esta Sala en la posición procesal que determina la casación de la sentencia impugnada (artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional) debemos resolver lo que proceda dentro de los términos en que aparece planteado el debate de instancia. Y nuestra respuesta debe ser favorable a la estimación del recurso contencioso-administrativo.

La premisa de la que hemos de partir es la notoriedad de las marcas que incorporan la mención "Boss" en los signos distintivos que protegen sus productos, dentro del sector específico de la ropa y de sus complementos. Se trata de una premisa admitida por la recurrente, por la Oficina Española de Patentes y Marcas e incluso por el tribunal de instancia (el titular de la marca objeto de recurso declinó comparecer en el proceso, pese a haber sido emplazado). La protección reforzada que el artículo 8 de la Ley 17/2001, de Marcas, confiere a los signos distintivos que gocen de este rasgo obliga a extremar el cuidado en las comparaciones -esto es, en el examen de las prohibiciones relativas de registro- para evitar que terceras personas aprovechen, de modo indebido, dicha notoriedad en su propio beneficio mediante la incorporación al mercado de nuevos signos, idénticos o similares a aquéllos.

En el supuesto de autos hay una obvia relación aplicativa. Algunas de las marcas prioritarias que incorporaban la mención "Boss" y fueron alegadas como obstativas a la inscripción de "BM Bossmiki" protegían no ya sólo productos de vestir en general (gama a la que están muy próximos los complementos de moda) sino precisamente los mismos artículos de cuero que el nuevo signo pretendía amparar, todos ellos en la clase 18 del Nomenclátor. Tal circunstancia debe ser apreciada a la luz de la jurisprudencia constante que hemos reiterado sobre el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1 de la Ley de Marcas. Examen que debe atender a la interdependencia de ambos factores, de modo que un menor grado de similitud entre las marcas puede verse compensado por un mayor grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos, y a la inversa, sin olvidar además las exigencias de protección adicional derivadas de que las marcas prioritarias gocen de notoriedad en el sector correspondiente.

La aplicación de dicha doctrina a este caso implica que, existiendo identidad entre los productos y siendo notorio en el sector de la ropa y complementos el signo "Boss" que figura como mención clave en varias de las marcas prioritarias, bastará una relativa aproximación entre los distintivos enfrentados para impedir el registro de la nueva marca. El análisis de dichos distintivos en su conjunto, efectuado sin descomposiciones artificiosas, revela que existe al menos una similitud denominativa, derivada de la mayor relevancia o preponderancia del término "Boss" en uno (el aspirante "BM Bossmiki") y otros (los signos prioritarios). Similitud que refuerza desde el punto de vista gráfico la tipografía adoptada por la marca aspirante, en cuya leyenda no tienen suficiente capacidad individualizadora -frente al resto más destacado- las letras iniciales "BM" pues la atención del consumidor se desplaza hacia el "centro de gravedad" del nuevo signo, esto es, a la referencia central "Boss" que prevalece dentro del complejo de fantasía "BM Bossmiki".

En esa misma línea jurisprudencial a la que antes nos referíamos hemos destacado que, cuando se trata de marcas notorias (y, por supuesto, si se trata de marcas de renombre) debe evitarse el riesgo de asociación que constituye "un caso específico del riesgo de confusión". Aquel riesgo podría darse en el supuesto que analizamos ya que los consumidores fácilmente tenderían a considerar que unos productos de cuero presentados con los términos "BM Bossmiki" forman parte de la familia de marcas "Boss" que identifican otros productos de esa misma clase, esto es, de la gama de productos accesorios o complementos personales de lujo característicos de las marcas "Boss", expuestos en el mercado con un diseño singular que les impone un estilo propio y común a toda la gama.

En fin, las decisiones jurisprudenciales -y aun administrativas- que se expusieron en el escrito de demanda corroboran la estimación del recurso. Es cierto que la virtualidad de los precedentes en materia de marcas ha sido constantemente relativizada por esta Sala, a la vista del casuismo existente en la materia, pero también lo es que precedentes muy próximos a las marcas enfrentadas pueden tener un cierto peso o valor argumentativo que el tribunal de instancia no ha tenido suficientemente en cuenta en este caso. Dicho tribunal había declarado en su sentencia de 28 de marzo de 2003 (documento número seis de los adjuntos a la demanda) que no era procedente la inscripción de la marca "DA Boss" dada su confundibilidad con las marcas notorias de la "familia Boss" y había revocado, por similares razones, en su sentencia de 5 de marzo de 2002 (documento número ocho de los adjuntos a la demanda) la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas favorable al registro de la marca mixta "LB LA Boss". En el supuesto que analizamos debió atenerse a las mismas pautas interpretativas que había adoptado con anterioridad.

Quinto.—Procede pues, tras la casación de la sentencia impugnada, la estimación del recurso contencioso-administrativo. Y en virtud de lo dispuesto en los artículos 95.3 y 139.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción, no ha lugar a imponer las costas ni de la instancia ni de la casación.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español


FALLAMOS


 
Primero.—Estimar el recurso de casación número 3996/2012 interpuesto por "Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG" contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 5 de julio de 2012 en el recurso 129 de 2009, que casamos.

Segundo.—Estimar el recurso contencioso-administrativo 129/2009 y anular el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 31 de julio de 2008, confirmado en alzada el 13 de noviembre siguiente, procediendo la denegación del registro de la marca número 2.789.496 "BM Bossmiki", mixta, para productos de la clase 18.

Tercero.—No hacer imposición de las costas procesales ocasionadas en la instancia ni en la casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Oh happy Ley
Tu formación puede salirte gratis
Dossier productos tóxicos
III Congreso Compliance
 
Foros de formación