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Sentencia T.S. (Sala 3) de 22 de diciembre de 2010


 RESUMEN:

Recurso contencioso interpuesto contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Inscrpción de la marca "Halcón Seguridad y Vigilancia". Servicios de Seguridad y Vigilancia. Principio de notoriedad: Reconocimiento de la notoriedad de una marca en un ámbito. No ha lugar al recurso.

En la Villa de Madrid, a veintidós de Diciembre de dos mil diez.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 1077/2010 interpuesto por "GLOBALIA CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.", representada por D. Óscar García Cortés, contra la sentencia dictada con fecha 9 de junio de 2009 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1497/2006, sobre inscripción de la marca "Halcón Seguridad y Vigilancia"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-"Globalia Corporación Empresarial, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1497/2006 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 10 de noviembre de 2005, confirmado en alzada el 16 de agosto de 2006, que concedió el registro de la marca número 2.636.282, "Halcón Seguridad y Vigilancia" con gráfico.

Segundo.-En su escrito de demanda, de 21 de junio de 2007, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "por la que, estimando el presente recurso, se declaren nulas y sin ningún valor ni efecto las resoluciones impugnadas de la Oficina Española de Patentes y Marcas que determinaron la concesión de la marca núm. 2.636.282, Halcón Seguridad y Vigilancia, con gráfico, en clase 45, acordando su denegación". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

Tercero.-El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 13 de agosto de 2007, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "desestimando el presente recurso contencioso-administrativo con expresa condena en costas al recurrente".

Cuarto.-Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 8 de octubre de 2007 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 9 de junio de 2009, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador Don Óscar García Cortés en nombre y representación de la entidad "Globalia Corporación Empresarial", contra la resolución de 16 de agosto de 2006 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimo el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 10 de noviembre de 2005 que concedió la inscripción de la marca nacional número 2.636.282 Halcón Seguridad y Vigilancia (mixta) para proteger servicios de la clase 45 del Nomenclátor internacional, concediendo definitivamente la inscripción por ser dicho acto objeto del mismo ajustado a Derecho, sin expreso pronunciamiento en cuanto a las costas causadas."

Quinto.-Con fecha 18 de febrero de 2010 "Globalia Corporación Empresarial, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 1077/2010 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

Primero.-al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional porque "la sentencia recurrida ha infringido la norma del artículo 6.1.b) de la vigente Ley de Marcas 17/2001 y la jurisprudencia interpretativa de dicho precepto legal".

Segundo.-al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "toda vez que la sentencia recurrida infringe el artículo 8.1 de la vigente Ley de Marcas 17/2001 ".

Sexto.-El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.

Séptimo.-Por providencia de 14 de octubre de 2010 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 14 de diciembre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 9 de junio de 2009, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Globalia Corporación Empresarial, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.636.282, "Halcón Seguridad y Vigilancia" con gráfico, para distinguir servicios de la clase 45 del Nomenclátor Internacional, en concreto "servicios de seguridad y vigilancia; consultas en materia de seguridad".

A la inscripción de la marca número 2.636.282, "Halcón Seguridad y Vigilancia" con gráfico, solicitada por "Halcón Empresa de Seguridad y Vigilancia, S.L.", se había opuesto, entre otros, "Globalia Corporación Empresarial, S.A." en cuanto titular de las marcas "Halcón" números 495.804 (que ampara servicios de las clases 39 -"transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; servicios propios de una agencia de viajes"- y 42 -"restauración (alimentación); alojamiento temporal; servicios hoteleros; cuidados médicos de higiene y de belleza; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores"-) y 2.652.048 (6) (que ampara productos o servicios de las clases 42 -"servicios hoteleros, servicios de establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales, servicios de ingenieros o profesionales de formación universitaria, servicios de investigaciones, proyectos, evaluaciones, estimaciones o informes, servicios prestados por organizaciones a sus propios miembros"-, 16 -"papel y artículos de papel no incluidos en otras clases; cartón y artículos de cartón no incluidos en otras clases; productos de imprenta, publicación (periódicos, revistas o libros), artículos de encuadernación, fotografías, papelería, materias adhesivas para papelería o la casa, materiales para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), naipes, caracteres de imprenta y clichés, materias plásticas para embalajes (no comprendidas en otras clases)"-, 39 -"servicios de transporte, almacenaje y distribución de productos; servicios propios de una agencia de viajes"- y 41 -"servicios de educación y esparcimiento"-).

Segundo.-La Oficina Española de Patentes y Marcas había accedido a la inscripción por las siguientes razones:

"[...] si bien concurre la identidad de las marcas enfrentadas Halcón Seguridad y Vigilancia mixta marca recurrida, Halcón mixta marcas recurrentes, no concurre el segundo factor de confundibilidad, toda vez que las marcas enfrentadas cuentan con unos elementos gráficos que resultan muy característicos y distintivos entre sí, protegen actividades bien diferenciadas y así mientras que la marca objeto de recurso reivindica servicios de seguridad y vigilancia, consultas en materia de seguridad en clase 45 del Nomenclátor Internacional, las marcas recurrentes protegen papel, fotografía, publicaciones, servicios de transporte, servicios propios de una agencia de viajes, servicios de educación y esparcimiento, servicios hoteleros, etc..., en clases 16, 39, 41 y 42 del Nomenclátor Internacional respectivamente, servicios éstos que no resultan intercambiables ni confundibles con aquéllos, por lo que no cabe la posibilidad de confusión y estimar lo contrario sería dar a la marca prioritaria protección para clases de productos en que no está registrada, en contradicción con el art. 19 de la Ley y con el principio de especialidad, consagrado por el art. 1 del mismo texto legal, a cuyo tenor el derecho de la marca no confiere un señorío absoluto sobre el signo aisladamente considerado, sino relativo, al recaer sobre el signo conectado a la clase de productos para los que fue registrado, de modo que un signo idéntico puede ser registrado por distintos empresarios, siempre que sea para productos diferentes.

No resulta de aplicación el art. 8.1 de la Ley ya que si bien es cierto que la marca Halcón es notoria en el sector del transporte y de agencia de viajes, el citado artículo exige para su aplicación que el uso de la nueva marca pueda indicar una conexión entre los servicios por ella amparados y los amparados por el signo notorio, cosa que no sucede en el presente caso ya que a la disparidad aplicativa ya señalada tenemos que añadir las diferencias de conjunto existentes entre las marcas en liza, ya que la marca recurrida consiste en un escudo de fondo negro rebordeado interiormente en dorado, llevando en su interior la silueta de un halcón en color rojo con las alas desplegadas, encima del cual aparece la denominación Halcón y a los lados la leyenda - seguridad y vigilancia- todas ellas en mayúsculas de color dorado y que reproducen la propia razón social de su titular. La marca recurrente consiste en la denominación Halcón en letras de color negro y con un gráfico formado por una figura en punta de flecha y otra circular. Dada esta disparidad de conjunto existente entre las marcas en liza resulta improbable que el consumidor pueda confundir o establecer una conexión entre los servicios amparados por la nueva marca y los amparados por la marca recurrente, por lo que no existe riesgo alguno de que se produzca aprovechamiento indebido o menoscabo de la notoriedad de esta última".

Tercero.-Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo, una vez expuesta la doctrina general sobre la comparación de marcas, fueron las siguientes:

"[...] Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que efectivamente existen los factores de riesgo alegados por la parte actora pues el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamentales que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia; pudiendo concluir que entre Halcón Seguridad y Vigilancia y Halcón existe una practica semejanza puesto que la expresión seguridad y vigilancia referida a estos productos tiene un carácter genérico irreivindicable y por lo tanto no protegido por la Ley.

[...] Como hemos señalado el artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, exige también para impedir el acceso al registro de la marca pretendida que se designen productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público, esto salvo cuando se trate de marcas notorias o renombradas. La marca nacional número 2.636.282 Halcón Seguridad y Vigilancia (mixta) pretende proteger en a clase 45 del Nomenclátor internacional, servicios de seguridad y vigilancia; consultas en materia de seguridad en tanto que las marcas cuya titularidad ostenta la entidad 'Globalia Corporación Empresarial' protegen Transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, propios de una agencia de viajes. En clase 39, Servicios hoteleros, servicios de establecimiento destinados a satisfacer necesidades individuales, servicios de ingenieros o profesionales...servicios prestados por organizaciones a sus propios miembros Restauración, alimentación, alojamiento temporal, servicios hoteleros, cuidados médicos investigación científica e industrial, programación de ordenadores (clase 42) Servicios de educación y esparcimiento (clase 41) Productos de papelería.. (clase 16).

La disparidad del campo aplicativo permite conforme al nuevo régimen establecido en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas la convivencia de ambas denominaciones puesto que el derecho en exclusiva conforme al nuevo régimen sólo puede predicarse de los productos y servicios protegidos por la marca registrada y no con otros a salvo de los casos de notoriedad o renombre. Y si bien es cierto que la marca Halcón es notoria en el sector de las agencias de viajes y transportes no puede entenderse que se trate de una marca renombrada es decir conocida por todos los consumidores y para todos los ámbitos por lo que siendo el sector de los servicios de seguridad un sector muy alejado del sector de los viajes y transportes la notoriedad de la marca no impide la inscripción de la solicitada en para los servicios. En consecuencia el recurso contencioso-administrativo ha de ser desestimado por ser el acto objeto del mismo ajustado a Derecho".

Cuarto.-En su primer motivo de casación, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, se denuncia la infracción del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas 17/2001 y de la jurisprudencia que lo interpreta "en lo relativo a los criterios en base a los cuales ha de determinarse si existe o no la similitud de productos o servicios a que se refiere la citada norma". A juicio de "Globalia Corporación Empresarial, S.A." "dicha infracción legal tiene su origen en un manifiesto error en la valoración que ha hecho el juzgador sobre cuáles son los servicios que en sus clases 39 y 42 distinguen las marcas con las que [...] se opuso al registro que le ha sido concedido a la marca del expediente de autos".

El supuesto doble error habría consistido: a) en no advertir que los servicios protegidos por la marca prioritaria "Halcón" en la clase 39 engloban tanto los de "transporte, embalaje y almacenaje" como los propios de una agencia de viaje, separados de aquéllos; y b) haber ignorado que entre los "servicios de investigaciones, proyectos, evaluaciones, estimaciones o informes" protegidos en la clase 42 por la citada marca nacional oponente número 2.652.048, podrían incluirse los de "consultas en materia de seguridad". Afirma a este respecto "Globalia Corporación Empresarial, S.A." que dicha marca oponente número 2.652.048 "está habilitada para ofrecer al mercado 'servicios de informes en materia de seguridad' protegidos por la marca aspirante 'Halcón Seguridad y Vigilancia'."

No existe tal error. La Sala de instancia considera que los servicios de la clase 39 de la marca prioritaria, vinculados a las actividades de transporte en sentido amplio (y las agencias de viaje son en definitiva intermediarias en el transporte de personas) son diferentes de los que intenta proteger la nueva marca, cuyo objeto son actuaciones en materia de seguridad y vigilancia, esto es, actividades ligadas no a los transportes sino a la protección de personas y bienes. Compartimos esta apreciación en cuyo análisis el tribunal de instancia ha examinado el completo ámbito de extensión de los servicios protegidos por la marca oponente en la citada clase 39.

Y resulta sin duda excesivo identificar o aproximar, como pretende la recurrente, los servicios mercantiles de la clase 42, de carácter bien definido, a las "consultas" o "informes" que en materia de protección de personas y bienes pueden hacer las empresas de seguridad y vigilancia. En cuanto complementarias y subordinadas a las de seguridad pública, las actividades de vigilancia y seguridad privada cuentan con su propio régimen legal diferenciado, constituido por la Ley 23/1992 y sus normas de desarrollo, de modo que únicamente pueden prestar servicios de esta naturaleza determinadas empresas con personal específico (vigilantes, escoltas privados, guardas particulares, detectives privados, entre otros) cuyo ámbito de actuación está muy alejado de los servicios que se incluyen en la clase 45.

Las aplicaciones mercantiles de una marca y otra difieren, pues, por lo que ambas pueden convivir sin que ello genere error o confusión en el mercado, tal como acertadamente concluyó el tribunal de instancia al aplicar el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001. Es de advertir, por lo demás, que en su oposición al registro de la nueva marca en vía administrativa (concretamente al formular sus alegaciones complementarias) "Globalia Corporación Empresarial, S.A." ni siquiera indicó que la "vinculación aplicativa" se originara por las razones que ahora expone, sino por el hecho de que el "personal de vigilancia" tendría "presencia necesaria en todo tipo de evento" realizado bajo el patrocinio de su marca prioritaria en el marco de las actividades correspondientes a las distintas clases para las que aquélla había sido concedida. Aunque sí defendió los actuales argumentos en su recurso de alzada, la invocación era y es un intento no debidamente fundado de buscar conexiones aplicativas inexistentes.

Quinto.-En el segundo motivo casacional, también al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "Globalia Corporación Empresarial, S.A." censura la supuesta infracción del artículo 8.1 de la Ley de Marcas. Sobre la base -que acabamos de rechazar- de la "acusada afinidad aplicativa que hay entre las marcas enfrentadas en este recurso" sostiene que la doctrina expuesta por el propio Tribunal de instancia le hubiera debido llevar a revocar la inscripción de la nueva marca, dada la notoriedad que él mismo apreció en las marcas "Halcón".

El motivo tampoco podrá ser estimado. Es cierto que aquel precepto de la Ley 17/2001 permite superar el principio de especialidad cuando las marcas prioritarias gocen de notoriedad, de modo que la protección a ellas debida se extienda frente a productos o servicios no exactamente coincidentes o asimilados, pero correspondientes a sectores relacionados. En este caso la tesis de "Globalia Corporación Empresarial, S.A." parte del reconocimiento de la notoriedad de la marca Halcón en el "sector del transporte" y pretende extender su eficacia a otro sector que considera próximo, cual es el de las actividades de vigilancia y seguridad.

La negativa de la Oficina registral y de la Sala de instancia a aceptar tal planteamiento es correcta pues, en contra de lo que "Globalia Corporación Empresarial, S.A." alega, el reconocimiento de la notoriedad de su marca no alcanza al ámbito de los transportes en general sino tan sólo al de las agencias de viajes. Y siendo el de las agencias de viaje un sector que no puede considerarse próximo al de la seguridad privada, complementaria de la pública, el argumento inspirador del segundo motivo, y el motivo mismo, no puede tener acogida favorable.

Sexto.-Procede, por todo lo expuesto, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español


FALLAMOS


 
No ha lugar al recurso de casación número 1077/2010 interpuesto por "Globalia Corporación Empresarial, S.A." contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 9 de junio de 2009 en el recurso número 1497 de 2006. Imponemos a la parte recurrente las costas de su recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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