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Sentencia A.P. Valencia 219/2010 de 19 de julio


 RESUMEN:

Marcas comerciales, competencia desleal: El tribunal dice que el riesgo de confusión debe apreciarse de forma global, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto. En el sistema de marcas el riesgo de confusión posee carácter normativo y en el ámbito de competencia desleal se trata de una confusión efectiva. Se protege el signo registrado, no el diseño. No cabe establecer la indemnización por competencia desleal porque la petición se fundamenta en la ley de patentes.

VTE

SENTENCIA NÚM.: 219/10

Ilustrísimos Sres.:

MAGISTRADOS

D.ª ROSA MARIA ANDRES CUENCA

D. GONZALO CARUANA FONT DE MORA

D.ª MARIA ANTONIA GAITON REDONDO

En Valencia a diecinueve de julio de dos mil diez.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON/ DOÑA MARIA ANTONIA GAITON REDONDO, el presente rollo de apelación número 000370/2010, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 000059/2007, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a NOVALINE PLUS IBERICA S.A, Ovidio, Virgilio y LOAN INDUSTRIAS GRAFICAS SL, representado por el Procurador de los Tribunales JAVIER ROLDAN GARCIA, MOISES EDUARDO TOCA HERRERA, y asistido del Letrado don OSCAR DE ALFONSO ORTEGA y ENRIQUE VICENTE TORRES MESTRE, y de otra, como apelados a LOPEZ MARTIN INDUSTRIAS GRAFICAS SL (rebeldia), en virtud del recurso de apelación interpuesto por NOVALINE PLUS IBERICA S.A, Ovidio, Virgilio y LOAN INDUSTRIAS GRAFICAS SL.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado de Primera Instancia de JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA en fecha 22/12/09, contiene el siguiente FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por la mercantil Ovidio, Virgilio y LOAN INDUSTRIAS GRAFICAS SL representada por el/la Procurador/a Sr/a. TOCA HERRERA, MOISES EDUARDO contra LOPEZ MARTIN INDUSTRIAS GRAFICAS SL, representada por el/la Procurador/a Sr/a ROLDAN GARCIA, JAVIER, DEBO CONDENAR Y CONDENO a la demandada a: > Cesar definitivamente en la forma de presentación del producto, tal y conforme la misma se desprende de los ejemplares de los productos acompañados con el presente escrito de demanda. > Destruir los productos fabricados con las referencias anteriormente meritadas. > Indemnizar a los actores en los perjuicios que se les han ocasionado y que se valoran, hasta la fecha, en 166.784€,. > Las costas de este procedimiento. Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la mercantil Ovidio, Virgilio y LOAN INDUSTRIAS GRAFICAS SL representada por el/la Procurador/a Sr/a. TOCA HERRERA, MOISES EDUARDO, contra NOVALINE PLUS IBERICA S.A, representada por el/la Procurador/a Sr/a ROLDAN GARCIA, JAVIER, DEBO CONDENAR Y CONDENO a la demandada al cese de los actos constitutivos de competencia desleal y a la destrucción de los efectos identificados por la demandada bajo el distintivo de Marino, descriptivo de talonarios y rollos, aparecidos en el catálogo 2008, y que constan reproducidos en las páginas 6 a 40 del informe ampliatorio de D. Eusebio, presentado en el Juzgado en fecha 11 de noviembre de 2008, ABSOLVIÉNDOLE del resto de pedimentos del escrito de demanda. Todo ello con expresa imposición a la demandada de las costas causadas.

Segundo.-Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por NOVALINE PLUS IBERICA S.A, Ovidio, Virgilio y LOAN INDUSTRIAS GRAFICAS SL, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

Tercero.-Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.


FUNDAMENTOS JURÍDICOS


 
Primero.-En autos de juicio ordinario se dictó sentencia por el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de esta ciudad por la que se estimaba la demanda formulada por la representación procesal de Ovidio, Virgilio y LÓPEZ MARTÍN INDUSTRIAS GRÁFICAS SL contra la mercantil LOAN INDUSTRIAS GRÁFICAS SL y, a un tiempo, se estimaba parcialmente la demanda interpuesta por los mismos demandantes contra la entidad NOVALINE PLUS IBÉRICA SA.

Interpone recurso de apelación contra dicha resolución la parte actora alegando que la sentencia dictada en la instancia incurre en incongruencia omisiva y falta de exhaustividad, al no resolver todas las cuestiones planteadas, como los daños morales, siendo que la demanda acumula dos tipos de acciones, por infracción contra la propiedad industrial y por actos de competencia desleal y los perjuicios solicitados eran predicables de ambas normas. Añade que se ha producido infracción de las normas del ordenamiento y la jurisprudencia e ilógica o irracional valoración de la prueba. En relación al ejercicio de la acción en defensa de la propiedad industrial, alegan los recurrentes haber quedado acreditado que los actores tenían unas marcas registradas, que venían siendo usadas y que además eran notorias, incurriendo las demandadas en infracción de sus derechos por ser los productos iguales y las marcas utilizadas inducían a error o confusión de los productos. Añade que las marcas registradas se componen de un número y una letra, siendo que la referencia de las mismas es sustancial al realizarse los pedidos por los clientes por el número del producto y que la demandada utiliza los mismos números, por lo que hay un riesgo de confusión, considerando que la entidad NOVALINE ha incurrido en actos contrarios al derecho de propiedad industrial de los demandantes. En segundo lugar, y respecto de la denegación de la indemnización de perjuicios solicitada por los demandantes en la consideración de que no existe infracción de marca, aunque si de competencia desleal, alegan los recurrentes que se hace una interpretación errónea y extremadamente formalista que cercena el principio pro actione, siendo que, además, la infracción marcaria se produce tal y como se indica en el anterior motivo del recurso. Alega que los perjuicios solicitados son predicables de ambas normas y que, en todo caso, se cumplen los requisitos que establece la LCD para indemnizar. Termina solicitando nueva resolución por la que se declare que los actos de NOVALINE son de competencia desleal y contrarios al derecho marcario y, consecuentemente, sea condenada a indemnizar a los actores por los perjuicios materiales y morales ocasionados que se cifraban en 96.497 Euros por daños y perjuicios, en 99.863 Euros por enriquecimiento injusto y en 30.000 Euros por daños morales.

También formuló recurso de apelación la representación procesal de NOVALINE PLUS IBÉRICA SA, en base a las siguientes alegaciones: fundamentación insuficiente de la sentencia y error en la apreciación de la prueba por cuanto el producto objeto de litigio son talonarios utilizados para facturas, recibos, anotación de recados, comandas de bares, etc., y el interior de los mismos, su diseño y composición, no está registrado como propiedad intelectual o industrial por nadie, siendo que todos ellos tienen un diseño y una composición similar, de uso común en el tiempo, tal y como resultaba de la documental aportada en los autos en relación con las prueba testifical practicadas en el acto del juicio. Añade que el problema real es la normal concurrencia en el mercado que la actora no quiere admitir, por lo que ha de desestimarse su pretensión. El segundo motivo de su recurso viene referido a las costas, siendo que por un lado el Juzgador de la Instancia ha estimado parcialmente la demanda que contra dicha mercantil se dirigía, y por otro en ningún momento ha incurrido la recurrente en conducta que pueda ser calificada de mala fe, habiéndose limitado a actuar en defensa de lo que consideraban sus legítimos intereses. Termina solicitando nueva sentencia por la que sea absuelta de la totalidad de las pretensiones formuladas de contrario.

La representación procesal de la parte actora se opuso al recurso de apelación de la demanda en los términos que constan en el correspondiente escrito que obra unido a los autos y en el que con carácter previo se alegó la inadmisibilidad del recurso de apelación formulado por NOVALINE por considerar que el escrito de preparación del recurso carecía de los requisitos establecidos en el artículo 457 de la LEC al no citar expresamente los pronunciamientos de la sentencia que se impugnaban.

Segundo.-Con carácter previo a entrar en el examen de las distintas cuestiones de fondo planteadas, se ha de pronunciar la Sala en relación con el motivo de inadmisibilidad del recurso de apelación alegado por la parte demandante fundado en el incumplimiento en el escrito de preparación del recurso de NOVALINE de los requisitos que establece el artículo 457.2 LEC.

Según consta al folio 1136 de autos, en el escrito en el que se preparaba el recurso de apelación por la representación procesal NOVALINE PLUS IBÉRICA SA, se anunciaba el recurso de apelación contra la sentencia de fecha 22 de diciembre de 2009 dictada por el Juzgado al que se dirigía, siendo que dicha resolución contenía un solo pronunciamiento condenatorio contra dicha mercantil, cual era el relativo a la estimación de la acción por competencia desleal, considerando esta Sala que tales términos permiten tener por efectivamente cumplimentado el tenor del citado artículo -"En el escrito de preparación el apelante se limitará a citar la resolución apelada y a manifestar su voluntad de recurrir con expresión de los pronunciamientos que impugna"-, ya que de forma expresa refiere aquel escrito la resolución objeto de su impugnación que contiene un único pronunciamiento condenatorio en su contra, circunstancia que impide apreciar la existencia de indefensión de la parte apelada, Sres. Ovidio, Virgilio y la mercantil Loan Industrias Gráficas SL. Además y en relación a esta cuestión, como indica la sentencia de la AP de Girona de 12 de diciembre de 2005 (EDJ 2005/282055), "...es doctrina constitucional reiterada (sentencias 145/1986, 154/1987, 78/1998, 274/1993, y 190/1997) que el acceso a los recursos previstos por la ley se integra en el contenido propio del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución, de modo que los requisitos para recurrir han de ser interpretados ponderando en cada caso las circunstancias concurrentes para evitar una mecánica aplicación de los mismos que los conviertan en un obstáculo formalista y desproporcionado en sus consecuencias en relación con su propia finalidad (sentencias 119/1994, 145/1998, y 226/1999). En concreto, en relación con la manifestación en el escrito de preparación del recurso de apelación de los pronunciamientos que se impugnan de la resolución recurrida, el artículo 457.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ni siquiera prevé expresamente que su omisión permita al Juzgado denegar la resolución teniendo por preparado el recurso, que únicamente se prevé que pueda denegarse, por la remisión del apartado 4 al apartado 3 anterior, si la resolución impugnada no fuera apelable, o el recurso no se hubiera preparado dentro de plazo".

Así pues, debe rechazarse la pretensión de inadmisibilidad del recurso de apelación formulado por la entidad NOVALINE que se alegaba por la representación procesal de la parte demandante.

Tercero.-Entrando ya en el examen de los recursos, la Sala, examinado que ha sido el contenido de las actuaciones y visionado el acto de la Audiencia Previa así como el del Juicio que por soportes de grabación audiovisual constan en las mismas, no acepta ni comparte los razonamientos jurídicos de la sentencia apelada si bien, por imperativo de lo dispuesto en el artículo 465.4 de la LEC, la presente resolución ha de limitarse necesariamente a resolver los puntos y cuestiones objeto de los recursos de apelación formulados por la parte actora y por la entidad demandada NOVALINE.

Según resulta del contenido de los autos, los Sres. Ovidio y Virgilio son titulares registrales desde 1991 de las marcas denominativas T-47, T-63 y T-49 para la clase 16 del Nomenclátor: "Impresos, catálogos, folletos, papel, carón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografía, papelería, material de instrucción o de enseñanza, naipes, caracteres de imprenta, clichés". Dichas marcas vienen siendo explotadas bajo el nombre comercial de LOAN por la mercantil codemandante LOAN INDUSTRIAS GRÁFICAS SL en talonarios de notas de entrega y talonarios de facturas, alegándose por la parte actora, en lo que aquí interesa y por lo que se refiere a la infracción de la marca que se alegaba por la parte demandante-apelante, que la entidad demandada NOVALINE había adquirido los productos con la denominación MARINO, nombre comercial éste con el que previamente la mercantil codemandada LOPEZ MARTÍN INDUSTRIAS GRÁFICAS SL venía utilizando marcas idénticas a las eran titularidad de los demandantes, produciéndose así una total confusión entre los productos. En concreto se indicaba, en la demanda dirigida contra la mercantil NOVALINE, que bajo el nombre comercial MARINO se identificaban todos los productos por los mismos números que los de LOAN citando al efecto el artículo 34 de la Ley de Marcas y concluyendo que los productos comercializados por la demandada corresponden al mismo diseño que el de los actores y sus productos llevan como referencia los mismos números que los de los demandantes, resultando con ello la confusión entre los operadores del mercado.

Esta acción marcaria no fue estimada por la sentencia ahora recurrida, debiendo correr igual suerte desestimatoria en esta alzada si bien en atención a las siguientes consideraciones: ante todo se hace preciso indicar que los productos a los que se refiere la parte demandante en cuanto a su diseño y composición no son objeto de la protección que se reclama, pues la propia parte hoy recurrente admite que se trata de productos de uso común, habituales y similares a otros muchos existentes en el mercado, circunstancia ésta que, por otra parte, resulta tanto de la abundante documental aportada por la parte demandada, NOVALINE, consistente en talonarios de facturas, recibos, etc. que son comercializados por distintas casas comerciales y que responden al mismo esquema y composición, como por la testifical propuesta por la parte actora -Sra. Jose Carlos, Directora General de Loan SL- quien en el acto del juicio declaró que el diseño del talonario carece de importancia, no siendo relevante, que nadie tiene registrados los diseños y que todos los fabricantes de talonarios copian lo que hay, manifestación ésta coincidente con la declaración del Sr. Bruno (cliente de ambas mercantiles litigantes), quien señaló que los productos son iguales, y con la del Sr. Conrado quien manifestó que los talonarios de la marca Centauro fueron los precursores estableciendo los primeros diseños y que en el mercado todos los talonarios son prácticamente iguales, respondiendo a un estándar.

Dicho esto ha de volverse sobre la cuestión de las marcas de la que son titulares los demandantes: responden a una combinación de letra y número, y ya en el escrito de la demanda dirigida contra NOVALINE se indica que los productos que ésta comercializa con el nombre comercial "MARINO" aparecen identificados en su referencia con el mismo número que forma parte de la combinación letra-número que es objeto de las distintas marcas registradas; resulta así la imposible aplicación al caso de lo dispuesto en el artículo 34 de la vigente Ley de Marcas, por cuanto la entidad demandada -aquí apelada- no está utilizando un signo igual o similar al que está registrado por los demandantes y que implique un riesgo de confusión en el público, pues como con claridad resulta de la prueba practicada en autos la mercantil NOVALINE comercializa todos sus productos bajo el nombre MARINO, siendo que los números 49, 47 y 63 responden a mera referencia de cada uno de ellos, sin que en ningún caso, ni antes ni después de proceder a la modificación de las referencias a principios de 2008, se haya utilizado por aquélla una combinación de letra y número coincidente con las de titularidad de los Sres. Ovidio y Virgilio, teniendo en cuenta que, además, dicha confusión habría de producirse en el público y en el caso de autos esa eventualidad sólo cabría predicarla respecto de los profesionales de la papelería. No obsta a las anteriores conclusiones el resultado de la prueba pericial de la parte actora (f. 442), pues el examen comparativo que en el mismo se realiza viene referido al contenido de los talonarios (diseño, distribución, codificación, números de referencia, sombreado de nombres, símbolos) y, como ya se ha indicado, éste no es el objeto de protección marcaria tal y como viene registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Los diseños de los talonarios no son el objeto de la titularidad registral, sino la mera denominación T-47, T-49 y T-63, única sobre la que cabe realizar el examen comparativo. No ha quedado acreditado en autos que la entidad NOVALINE haya utilizado tales denominaciones marcarias, las que, por otro lado, han de ser examinadas en su conjunto sin que al caso quepa, como viene a pretender la parte recurrente, que la mera designa del número de referencia de un producto sin combinación de letra alguna pueda dar lugar a la acción de protección de la marca que se ejercita. Como indicaba esta misma Sala en sentencia de fecha 18 de octubre de 2006 (Pte. Sr. Caruana)," Los criterios fijados por el TJCE en la interpretación de la semejanza entre signos o marcas a los efectos del artículo 4.1 b) de la citada directiva (89/104/CEE del consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas), viene expuestos entre otras en dos sentencias de 11-Noviembre 1997 (asunto"SABEL";) y sentencia 22 junio 1999 (asunto Lloyd) en ambas sentencias se declara:" Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esa apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producidas por las marcas, teniendo en cuenta en particular, sus elementos distintivos y dominantes". Se añade que "el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores del supuesto en concreto que sean pertinentes", y que "la visión ha de ser conjunta, sintética, sin descomponer la unidad fonética o gráfica de la misma". (El subrayado es nuestro)

Estos postulados, igualmente a tal efecto, son plasmados tradicionalmente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, tanto su Sala Primera (sentencias 4 julio 1997 y 20 febrero 1998) y la Sala Tercera(sentencias 10 octubre 2001 y 28 noviembre 2001) Así como dice la sentencia del Tribunal Supremo, sección 3.ª de 3/11/2004 (ponente Sr. Bandrés Sánchez Cruzat)

""Del conjunto de pautas interpretativas desarrolladas en dichas resoluciones, (refiere a las sentencias de 8 julio1981, 13 marzo y 27 junio 1985, 1 marzo 1988, 26 diciembre 1990 y 15 junio 1995) debe resaltarse la consolidada doctrina según la cual el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones de las marcas enfrentadas es, ciertamente, que la semejanza fonética o gráfica (con esta alternativa o disyuntiva) se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos y, en su caso, de los dibujos, signo o diseños en pugna, tras un parangón meramente sintético, sin mas que una sencilla visión, apreciación, lectura o audición de conjunto, que no se entretenga en descomponer o aquilatar técnicamente ni de una forma desmesuradamente minuciosa los elementos conformados, ni que desciendan a disquisiciones léxico - gramaticales, puesto que en la convivencia lo fundamental es que los signos con que se representan en el mercado no induzcan por su apariencia e impresión, en algún aspecto, a error del consumidor."";

Y añadíamos en tal sentencia: "Ciertamente que la tradicional posición del Tribunal Supremo en este punto de confrontación marcaria sobre su similitud o semejanza entre dos signos es con carácter general el de acudir a una visión de conjunto y total de las marcas en pugna, sin " desintegrar artificiosamente las sílabas o palabras que las componen, sino atendiendo más bien a la impresión fonética o grafica que normalmente ha de producir en el público consumidor y que sus componentes asumen a través de la visión o audición, más que en buscar en sus profundos y prolijos significativos etimológicos, producto de disquisiciones léxico - gramaticales, descomponiendo y aquilatando técnica y científicamente los elementos que forman los vocablos o expresiones enfrentadas, pues esta labor propia de las personas de lato estado cultural no es realizado por el ciudadano medio al que la marca ha de impresionar" (Sentencia Sala 1.ª Tribunal Supremo 16 mayo 1995). En tal visión de conjunto juegan a igual nivel la fonética, el grafismo o el concepto y cualesquiera de ellos puede ser determinante por la semejanza del riesgo de confusión. En tal labor fija la jurisprudencia varias pautas que dependerán en cada caso de las circunstancias concurrentes a cada caso de los mismos pero completado tal análisis por medio de determinadas pautas, según las circunstancias concurrentes en cada caso, como la comparación fonética(comparación de la pronunciación); criterio de similitud conceptual(en caso de signos compuestos); criterio del núcleo del signo consistente en atender al núcleo no a los detalles y sin limitarse a un examen parcial de los componentes(sentencia 16 marzo de 1995); o incluso el criterio de prevalencia de elementos denominativos sobre los gráficos siempre que la denominación contenida en la marca sea distinta y no sea vocablo descriptivo".

Con arreglo a tales consideraciones, y como ya se ha indicado, no es de apreciar en el caso de autos infracción alguna por parte de Novaline de los derechos de propiedad industrial -marcas- de los que son titulares los Sres. Ovidio y Virgilio en razón a la utilización que aquélla entidad viene haciendo de determinados números (inicialmente letra y número) como referencia de determinados productos, no produciéndose riesgo de confusión en el público consumidor en tanto que su compra viene determinada, según el resultado probatorio, o por el interior del producto -no objeto de protección registral- o, en su caso, por el nombre comercial del mismo, en el caso de la demandante LOAN y en el de la demandada MARINO.

Finalmente se ha de señalar la falta de notoriedad de las marcas titularidad de los demandantes. Se alegaba tal circunstancia de forma tangencial por la parte demandante apelante, tanto en su escrito de demanda como en el de interposición del recurso de apelación, siendo que la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Marcas, viene referida a aquellos signos anteriores a o otros que pretendan ser registrados que por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distingan dicha marca o nombre comercial, sin que en el presente caso la parte actora haya acreditado la concurrencia de tales circunstancias respecto de las marcas objeto de su demanda y de las que resulte la protección a que se refiere el indicado artículo 8 LM.

La desestimación de la acción por infracción de la marca dirigida contra la mercantil NOVALINE hace innecesario entrar en el examen y resolución de la cuestión relativa a la pretensión indemnizatoria argumentada por los demandantes con base a la normativa marcaria.

Cuarto.-Procede a continuación entrar en el examen del recurso de apelación formulado por la representación procesal de la entidad NOVALINE.

Con carácter previo, y dado el ejercicio acumulado de las acciones de propiedad industrial -marcas- y de competencia desleal por la parte actora, ha de indicarse que como indica la STS de 17 de julio de 2007 "la posible operatividad de las Leyes de Patentes y Marcas excluye la protección complementaria de la LCD, y en tal sentido, recientemente, en relación a un modelo de utilidad y el art. 11 LCD, la Sentencia de 4 de septiembre de 2.006 declara que "el art. 11 LCD no desplaza, sustituye o duplica la protección específica que a la propiedad industrial reconocen las leyes especiales que la regulan". Y la Sentencia AP de Madrid 26 de octubre de 2006 indica: "... sin ánimo de achacarnos de exhaustivos en esta materia que se nos somete a nuestra consideración a través del presente recurso, señalar e insistir que la doctrina ha venido sosteniendo que la Ley de Competencia Desleal no resulta aplicable cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de registro operado ante la OEPM a favor del titular del mismo, que es, además, el único que puede activar los mecanismos de defensa de su exclusiva, quedando el ámbito de aplicación de la normativa represora de la deslealtad reducido en este punto a aquellos extremos que no ampara la normativa especifica, dado su carácter residual o complementario..../... De este modo, cuando un determinado acto tenga por objeto o efecto la violación de un derecho de exclusiva protegido por las leyes especiales que regulan la propiedad industrial e intelectual, serán éstas las normas que deben aplicarse, y no la normativa que sanciona la deslealtad en el comportamiento competitivo. Ésta solo será aplicable en la medida en que el bien inmaterial no sea protegible por la legislación especial o que el acto concreto exceda del ámbito de protección otorgado por aquella, por lo que la garantía de la marca radica en que los productos o servicios designados por ella han sido fabricados o prestados por una empresa que se hace responsable de su calidad.... El -ius prohibendi- que se concede al titular permite impedir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios, implique un riesgo de confusión del público y el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2.003, este riesgo de confusión se refleja igualmente en el art. 6 LM al establecer las prohibiciones para el registro de marcas y lo contempla la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, que específicamente considera desleal el acto de confusión en su art. 6 y así también en el art. 11, cuando pueda provocar riesgo de asociación. No obstante debemos añadir que en el sistema de marcas el riesgo de confusión posee carácter normativo, mientras que en el ámbito de la competencia desleal su carácter es esencialmente fáctico, es decir, ha de tratarse de una confusión efectiva".

En el caso de autos, y sin consideración alguna a la referida cuestión de la acumulación de acciones, la sentencia de la instancia acoge la acción de competencia desleal dirigida contra la mercantil NOVALINE al considerar acreditado que los diseños a que se refiere la demanda han sido reproducidos por la entidad NOVALINE mediante copia servil, con aprovechamiento del esfuerzo ajeno. Tal afirmación no puede ser compartida por la Sala: la acción de competencia desleal venía fundada en la demanda formulada por los Sres. Ovidio, Virgilio y la mercantil LOAN en la circunstancia de que NOVALINE estaba reproduciendo productos totalmente idénticos a los fabricados por LOAN con cita de los artículos 5, 15, 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal, pero ya en la misma demanda se indicaba que el producto no es totalmente original y que "la comparación que pudiéramos hacer con otros muchos productos del mercado nos llevaría a la conclusión de que si bien no se trata de productos totalmente originales sí que cada fabricante cambia alguna cosa del mismo (ya sea el color, grosor de las líneas, los conceptos) pero lo que no se parece en nada es en las referencias" (sic literal de la demanda); esto es, la demanda fundaba la acción de competencia desleal en la identidad de las referencias utilizadas por NOVALINE y aquellas otras que, respondiendo a su registro marcario, eran utilizadas por la entidad LOAN, circunstancia ésta que igualmente era objeto de la acción por violación de la marca y que, conforme a lo hasta aquí indicado, no podía constituir de forma simultanea el hecho constitutivo de la acción por competencia desleal.

En cualquier caso, y respecto de ésta última acción, cabe traer a colación la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 14 de julio de 2003, en la que, a propósito del ámbito objetivo de la Ley de Competencia Desleal contenido en el artículo 2 de la misma, se establece "Por ese dilema tutelador, la Sala que juzga antes de examinar el recurso, emite una doctrina (síntesis, en lo relevante a nuestros efectos de copiosa jurisprudencia SS. 6-6-97, 17-7- 97, 22-1-99, 29-10-99, 15-11-99, 19-2-2000, 16-6-2000, 28-9-2001, 1-4-2002, 13-5-2002, 30-5- 2002, 9-7-2002, 17-10-2002, 20-9-2002, 3-10-2002) que se ajuste a la entraña de esta institución abarcante de la llamada competencia libre en el mercado y sancionadora de una ilícita concurrencia entre los protagonistas empresariales, no sólo en la línea definitoria, y evolutiva si no, en especial, al socaire de la normativa inmersa en la Ley 3/1991 de 10 de enero -BOE 11-1-91 -.

Partiendo de consiguiente, con la misma significación de los conceptos implícitos en su denominación, es evidente que hablar de "competencia desleal", "ab initio", como así se llama la Ley, aduce a una concurrencia mercantil en el mercado, en el que se presenta la actividad de las empresas intervinientes y, que, afín con el principio constitucional de libertad de mercado -ex art. 38 C.E. - esa "competencia" o concurrencia o coparticipación ha de ser libre o sin cortapisa alguna, en el bien entendido, siempre que se respete la del otro o la de los demás, y de ahí que se hable de "desleal" o no leal, esto es no respetuosa con los intereses de los demás, cuando el comportamiento del concurrente discurra en actos irregulares o perjudiciales para los demás o contrarios a esa "lealtad" que, claro es, determinan que se condene lo que así se obtenga no dentro del juego de la libertad competitiva, sino por el empleo de ardides que aprovechen para sí lo que se ha logrado con el esfuerzo de los otros. No es leal, pues, cuando, sin más, se contraviene la buena fe en ese mercado concurrente, o, se actúe vulnerando los elementales principios de respeto a lo ajeno o se consigan logros no por el esfuerzo propio, sino por la apropiación de lo así conseguido por los demás. De ahí, que la "competencia desleal", considerada, en su primera delimitación, juega sólo entre los entes concurrentes en el mercado, y así fue la inicial o histórica respuesta de su normativa sancionada, en su anterior dispersa ordenación: Tutelar intereses que se perjudican por actos desleales de la competencia. En una fase posterior, se proyectó la disciplina en relación ya con el destinatario del fenómeno concurrente, en torno a los intereses de los receptores de citada concurrencia, los usuarios, ya que, era lógico que, sin esta tutela, padecerían el riesgo o perjuicio de la confusión por imitarse como auténtico lo que no lo era. Tutela, pues, del empresario concurrente, y del usuario o consumidor son ambos polos que subsumen el postulado de la legislación imperante como así lo reconoce nuestra Ley Especial 3/1991 de 10 de enero, y subraya su Exposición de Motivos que, incluso, se incorpora como novedad, el tríptico de protección, tanto de los intereses privados de los empresarios, como el colectivo de los consumidores, como el público en general.... Del anterior estudio se desprende que, la tutela primaria sancionada por la Ley es la implícita en la conducta previa de la concurrencia ilícita por aparecer en el mercado actos del competidor con señales de aprovechamiento de lo ajeno, hasta el punto que si esto acaece, es bien claro, que ha de dispensarse esa protección legal al empresario perjudicado y, de paso, asimismo, sancionar la disciplina de confusión perjudicial al consumidor que opera, pues, como un "posterius", lo que no es sino, se insiste, partir de la significación de los vocablos inmersos en la repetida expresión de "competencia desleal".

Con arreglo a tal doctrina jurisprudencial, las alegaciones que la parte recurrente NOVALINE han de ser necesariamente estimadas: a los efectos de apreciar la competencia desleal lo determinante es que se haya producido un aprovechamiento de lo ajeno, lo que a todas luces no concurre en el caso de autos, habiendo quedado plenamente acreditado que los productos MARINO al igual que los productos LOAN (talonarios de facturas, notas de entrega..), responden a un diseño y contenido que son habituales y comunes en el mercado, -además carentes de titularidad registral-, siendo numerosas los productos que con distintos nombres comerciales y respondiendo al mismo contenido están presentes en el mercado, tal y como acreditó la parte demandada hoy recurrente mediante la aportación de blocs, libretas y talonarios de diferentes marcas tales como AMIGOS, UNIPAPEL, VIPESA, ENRI, FLOJIM o CENTAURO, e igualmente admitieron los testigos Sres. Conrado, Jose Carlos y Bruno, sin que a tal efecto los números de referencia de cada uno de los productos utilizados por NOVALINE pueda tener entidad suficiente como para aplicar los citados preceptos de la Ley de Competencia Desleal, referencias que además, como ya se ha indicado, no son coincidentes con las marcas registradas y utilizadas en sus productos por la mercantil LOAN y que por si mismas, dada la identidad de los productos existentes en el mercado a que las mismas se refieren, no son determinantes para la apreciación de un eventual -que no probado- riesgo de confusión por parte del consumidor.

Procediendo acoger la pretensión de desestimación de la acción de competencia desleal que se dirigía contra la mercantil NOVALINE, se hace innecesario entrar a resolver el motivo de apelación formulado por la representación de la parte actora relativo a la indemnización que se decía solicitada al amparo de la Ley de Competencia Desleal. No obstante ello, ha de puntualizarse por este Tribunal que, pese a lo alegado en el recurso de apelación de los Sres. Ovidio, Virgilio y LOAN, los daños que se reclamaban en la demanda dirigida contra NOVALINE sólo venían fundamentados en los artículos 66 de la Ley de Patentes de 1986 y en el artículo 5 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial de 2003, sin referencia o mención alguna a la Ley de Competencia Desleal y sin que tal norma, a los efectos indemnizatorios solicitados, pudiera ser aplicada ahora atendiendo al principio iura novit curia y al tenor del artículo 218 LEC, tal y como se pretendía en su escrito de apelación pues, como señala la STS de 21 de julio de 2008 "Como se desprende de lo afirmado por esta Sala en sentencias de 13 mayo y 20 diciembre 2002, 25 abril 2005 y 25 abril 2006, los Tribunales deben atenerse a las cuestiones de hecho y de derecho que las partes les hayan sometido en los escritos de alegaciones, rectores del proceso, por tratarse de una exigencia de los principios de rogación y de contradicción, pues la alteración de los términos objetivos del proceso genera mutación de la "causa petendi" y determina incongruencia y no cabe objetar la aplicación del principio "iura novit curia" para justificar el cambio, ya que los márgenes de aquél no permiten, como dice la sentencia de 25 de mayo de 1995, resolver problemas distintos de los recurridos. En igual sentido, la sentencia de 29 de octubre de 2004 señala que "el requisito de congruencia de la sentencia requiere la necesidad de que entre la parte dispositiva de la resolución judicial y las pretensiones deducidas oportunamente por los litigantes durante la fase expositiva del pleito, exista la máxima concordancia y correlatividad, tanto en lo que afecta a los elementos subjetivos de la relación jurídico-procesal, como en lo que atañe a la acción que se hubiera ejercitado, sin que sea lícito al juzgador modificarla ni alterar la causa de pedir o sustituir las cuestiones debatidas por otras".

Quinto.-Conforme a lo prevenido en el artículo 394 de la LEC, y procediendo la íntegra desestimación de la demanda dirigida contra la mercantil NOVALINE, se imponen a la parte actora las costas causadas en la primera instancia por razón de dicha demanda.

Sexto.-Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 398 de la LEC, se imponen a la parte actora las costas causadas en esta alzada por su recurso de apelación y no se hace expresa imposición de las devengadas por el recurso formulado por la mercantil NOVALINE.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,


FALLO


 
Desestimando el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Ovidio, Virgilio y LOAN INDUSTRIAS GRÁFICAS SL, y estimando el recurso de apelación formulado por la representación procesal de NOVALINE PLUS IBERICA SA, ambos contra la sentencia de fecha 22 de diciembre de 2009, dictada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Valencia en autos de juicio ordinario n.º 59/2007, revocamos parcialmente dicha resolución y, en su lugar, desestimamos la demanda formulada por Ovidio, Virgilio y la mercantil LOAN INDUSTRIAS GRÁFICAS SL contra la mercantil NOVALINE PLUS IBÉRICA SA, a quien absolvemos de todas las pretensiones contra ella dirigidas, imponiendo a la parte actora las costas causadas en la primera instancia por razón de dicha demanda y manteniendo el resto de los pronunciamientos contenidos en aquella resolución relativos a la demanda formulada contra la mercantil LÓPEZ MARTÍN INDUSTRIAS GRÁFICAS SL.

Se imponen a la parte actora las costas causadas en esta alzada por su recurso de apelación y no se hace expresa imposición de las devengadas por el recurso formulado por la mercantil NOVALINE PLUS IBÉRICA SA.

Respecto del depósito constituido por ambas partes conforme a lo prevenido en la Disposición Adicional Quinta de la LOPJ (redacción L. O 1/2009), procédase a la devolución del mismo a la parte demandada-apelante, perdiendo el suyo el consignado por la parte demandante-apelante.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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