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Sentencia T.S. (Sala 3) de 14 de enero de 2011


 RESUMEN:

Comparación entre marcas. Se recurre la sentencia de instancia según la cual no es correcta la concesión de la marca solicitada al entender que no existe una semejanza entre las marcas enfrentadas siendo ambas denominaciones suficientemente distintas como para producir riesgo de confusión entre los consumidores. La Sala desestima el recurso confirmando la sentencia al considerar que no existe identidad entra las marcas en cuestión.

En la Villa de Madrid, a catorce de Enero de dos mil once.

VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo el recurso de Casación número 5054/2009, interpuesto por el BANCO DE SANTANDER, representada por el Procurador D. Luis Carreras de Egaña, contra la sentencia de fecha 12 de febrero de 2009 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1095/06. Han sido parte recurrida WORLD TRADE CENTER SANTANDER SA, representada y defendida por el Procurador D. Alvaro Goñi Jiménez; y la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO representada por el Abogado del Estado.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-"World Trade Center Santander SA" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1095/2006 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 10 de abril de 2006, que, al estimar parcialmente el recurso de alzada contra la resolución de fecha 31 de marzo de 2005 que concedía la marca número 2.595.386 "WORLD TRADE CENTER SANTANDER", para las clases 35, 36, 41, 42 y 43, se mantuvo la concesión de la marca solo para la clase 43, denegándola para el resto de las clases solicitadas.

Segundo.-Formulada contestación y no siendo necesaria la práctica de prueba, fue evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, tras lo que la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 12 de febrero de 2009, cuya parte dispositiva es como sigue:

" FALLO: Debemos Estimar y Estimamos el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de la mercantil World Trade Center Santander SA, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 10 de abril de 2006, por la que se concedió la marca interesada para la clase 43, reconociendo su derecho a la concesión de la marca para las clases 35, 36, 41, 42. Sin costas".

Tercero.-Con fecha 15 de octubre de 2009 la sociedad "Banco Santander SA" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 5054/09 contra la citada sentencia, al amparo de los dos motivos siguientes:

Primero.-Al amparo de lo dispuesto en el artículo 86.4 de la Ley de la Jurisdicción, porque "la sentencia recurrida infringe el artículo 6.1 de la vigente Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas, puesto que, en primer lugar, la sentencia recurrida ha olvidado que el precepto del artículo 6.1 de la Ley de Marcas confiere a la semejanza denominativa una autonomía total para hacer operar la prohibición de inscripción en él contenida, sin que sea necesaria la total identidad de denominación, semejanza que en el caso de autos concurre en muy alto grado para convertirse en plena coincidencia de elementos realmente distintivos y peculiares y que hace que éstos sean fácilmente confundibles por el consumidor dada la total identidad aplicativa existente entre los mismos; y en segundo lugar, porque la sentencia debatida no ha resuelto una cuestión esencial en la que se basaba la pretensión de mi mandante, relativa a que la aplicación del artículo 6.1 de la Ley de Marcas sobre la Marca de Autos, tenía su fundamento en su riesgo de su confusión y asociación con la marca oponente".

Segundo.-Al amparo del artículo 86.4 de la Ley de la Jurisdicción dado que "la sentencia recurrida incurre en la infracción del artículo 8.1 de la vigente Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas, puesto que, la sentencia recurrida ha olvidado el citado precepto, alegado por esta parte, que impide el registro de marcas semejantes a otras cuando éstas son notorias o renombradas en España y cuando el uso de esta marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando este uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de los signos anteriores."

Cuarto.-Por providencia de fecha 12 de enero de 2009, se dió traslado a las partes para que alegarán sobre las causas de inadmisión del recurso. Evacuado el trámite, se dictó Auto de fecha 29 de abril de 2010 por el que la Sala acuerda admitir a trámite el recurso de casación interpuesto por la representación procesal del "Banco Santander Central Hispano SA".

Quinto.-"World Trade Center Santander" presentó escrito de oposición al recurso con fecha 22 de noviembre de 2010 y suplicó se declare la inadmisión del recurso en virtud del artículo 68.1.a) de la LJCA, y se desestimen todos lo motivos alegados por el recurrente, y se confirme la sentencia dictada en la instancia que reconoce a "World Trade Center Santander" su derecho a la concesión de la marca para las clases 35, 36, 41 y 42 y, se condene en costas al recurrente casacional de acuerdo con el artículo 139.2 de la LJCA.

Sexto.-Por providencia de 29 de noviembre de 2010, se nombro Ponente a la Excma.Sra.Magistrada D.ª Maria Isabel Perello Domenech, y se señaló para su votación y fallo el día 12 de enero de 2010, fecha en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente la Excma. Sra. D.ª Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La Sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Segunda, con fecha 12 de febrero de 2009, desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la mercantil "World Trade Center Santander SA", contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 10 de abril de 2006 que estimando en parte el recurso de alzada contra la anterior resolución de 31 de marzo de 2005, concede la inscripción de la marca mixta número 2.595.386, "World Trade Center Santander", exclusivamente para la clase 43 solicitada, denegándola para las clases 35, 36, 41 y 42 que inicialmente habían sido reconocidas.

La entidad "World Trade Center Santander SA", solicito ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la inscripción de la marca "World Trade Center Santander", denominativa, para las clases 35, 36,41, 42 y 43, que fue concedida por resolución de la mencionada oficina de fecha 31 de marzo de 2005.

Formulado recurso de alzada por el "Banco Santander Central Hispano", que oponía la incompatibilidad con sus marcas números 2.552.503 y 2,935,872 "Santander", es estimado en parte por resolución de la Oficina de Patentes y Marcas de fecha 10 de abril de 2006, que limitó la concesión a la clase 43, al apreciar entre los signos enfrentados una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos. En lo que ahora importa, la Sala razona en los siguientes términos:

"CONSIDERANDO: Que la aplicación al presente caso de estas pautas legales, lleva a la conclusión de que concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 6.1 , por existir entre los signos enfrentados, WORLD TRADE CENTER SANTANDER y sus oponentes SANTANDER, una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, ya que la solicitud reivindica "organización de exposiciones y congresos, publicidad; promoción inmobiliarias y servicios monetarios, financieros y de seguros; organización de congresos con fines culturales y educativos y servicios tecnológicos y científicos y diseño de ordenadores", en las clases 35, 36, 41 y 42, que coinciden exactamente con los que distinguen lasoponentes. Ello unido a su proximidad denominativa -pues los elementos "WORLD TRADE CENTER" carecen de capacidad identificadora- al coincidir en el elemento SANTANDER, al que aquí no se le puede aplicar un carácter estrictamente geográfico, y al no contener otro signo característico que pudiera alejar tales identidades, impide su pacífica convivencia.

CONSIDERANDO: Que no se aprecia la incompatibilidad mencionada en la clase 43 solicitada para "servicios hoteleros, bares, restaurantes y reserva de hoteles" al no existir concurrencia entre ellos y las actividades de los oponentes.";

Interpuesto recurso contenciosos administrativo por "World Trade Center Santander SA" estimado en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ahora se recurre en casación. Dicha sentencia aborda la comparación entre la marca antes citada "World Trade Center Santander" número 2.595.386, concedida por la Oficina para distinguir productos de la clase 43, para servicios hoteleros, bares, restaurantes y reserva de hoteles y las marcas oponentes "Santander" números 2.552.503 y 2.935.872, y concluye en el fundamento jurídico tercero que "no es correcta la concesión de la marca solicitada solo para la clase 43 al entender que no existe una semejanza entre las marcas enfrentadas siendo ambas denominaciones suficientemente distintas como para producir riesgo de confusión entre los consumidores".

Tras exponer la jurisprudencia de esta Sala Tercera en los fundamentos jurídicos segundo y tercero, el tribunal de instancia concluye en los siguientes términos:

"en atención a dicha doctrina, que sigue plenamente en vigor con la aplicación de la Ley 17/01 , entendemos que existe razón para poder estimar la pretensión de la actora en tanto que no existe una identidad fonética susceptible de producir confusión en el mercado".

Segundo.-El recurso de casación formulado por el "Banco de Santander" se articula en dos motivos, formulados al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, denunciándose en el primero de ellos la infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y en el segundo la infracción del artículo 8.1 de la mencionada Ley.

Según se afirma en el primero de los motivos del recurso, la sentencia recurrida interpreta erróneamente la prohibición del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas. En síntesis, se argumenta que la infracción tiene lugar por cuanto, en primer lugar, la Sala sentenciadora olvida que la Ley de Marcas confiere a la semejanza denominativa una autonomía total para hacer operar la prohibición de inscripción en él contenida, sin que sea necesaria la total identidad de denominación, semejanza que en el caso de autos concurre en muy alto grado para convertirse en plena coincidencia de elementos realmente distintivos y peculiares y que hace que éstos sean fácilmente confundibles por el consumidor dada la total identidad aplicativa existente entre los mismos.

Las razones que expone la parte recurrente para sostener la impugnación fundada en la infracción del articula 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, no pueden ser acogidas pues ya hemos dicho en reiteradas sentencias que "[...] los motivos de casación, en cuanto se limiten a discrepar de las apreciaciones de la Sala de instancia acerca de la relación semejanza/diferenciación entre los signos enfrentados, así como sobre la existencia o inexistencia del riesgo de confusión o de asociación entre ambos, deben ser rechazados "; y también hemos indicado que "[...] ha de prevalecer la apreciación del Tribunal de instancia sobre el mayor o menor grado de semejanza entre los signos distintivos enfrentados, sean gráficos o denominativos, sin que aquella apreciación pueda ser sustituida por la del Tribunal de casación, a menos que sea de todo punto irracional [...]"; lo que obviamente aquí no ocurre, pues es claro que entre aquellas denominaciones "World Trade Center Santander" y "Santander", pueden encontrarse elementos suficientes para fundar, razonadamente, un juicio de compatibilidad como el emitido en este caso por el Tribunal de instancia. Así, aún cuando en el aspecto fonético y en el conceptual, hay identidad en el vocablo "Santander", que se incorpora en ambos signos oponentes, no obstante, dicha similitud no resulta definitiva para declarar la incompatibilidad de los signos en atención a las demás diferencias fonéticas que presentan una y otra marca.

En efecto, el órgano jurisdiccional realiza la apreciación global y conjunta de los signos enfrentados, relacionando los dos factores que han de ponderarse en el examen comparativo entre signos distintivos, composición de los signos y ámbito aplicativo en el que van a desplegar sus efectos. La Sala de instancia, aun cuando no desarrolla su razonamiento, toma en consideración como elemento clave de su decisión estimatoria, la presencia de elementos fonéticos diferenciadores entre ambos signos en liza que excluyen el riesgo de confusión. En efecto, la Sala sentenciadora pone de relieve las importantes diferencias fonéticas existentes entre las marcas comparadas, que coinciden exclusivamente en el elemento "Santander" pero que incorporan trascendentes y evidentes términos que diferencias ambos signos -World Trade Center- que impiden cualquier riesgo de confusión diferencias fonéticas que, en suma, determinan su compatibilidad y su pacifica convivencia en el mercado por no existir una semejanza -aun cuando se cite la identidad- susceptible de producir confusión en el mercado.

Y aun cuando exista coincidencia en el ámbito aplicativo de las marcas aspirante y oponente, para las clases 35, 36, 41, y 42 del Nomenclátor -la clase 43 ya se había reconocido- en que se reivindican servicios de organización de exposiciones y congresos, publicidad, promociones inmobiliarias y servicios monetarios y financieros y de seguros, organización de congresos con fines culturales y educativos y servicios tecnológicos y científicos y diseño de ordenadores- considera la Sala que las denominaciones son suficientemente diferentes para excluir el mencionado riesgo de confusión entre los consumidores.

Concluye en los siguientes términos antes reseñados que son compatibles ambos signos; de manera que el juzgador ha apreciado -aun de forma sucinta- las circunstancias singulares del caso concreto, en una valoración que no cabe reputar ni irracional ni arbitraria. La Sala del Tribunal Superior de Justicia interpreta el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, y lo aplica tras apreciar fundada y racionalmente que no existe el riesgo de error, confusión o asociación, por la circunstancia descrita y no cabe en vía casacional combatir su decisión alegando, precisamente, que se da el riesgo o la coincidencia apreciados por la sentencia de instancia. Es reiterada la jurisprudencia de esta Sala que señala que las apreciaciones de hechos respecto a los litigios entre marcas no son revisables en casación por tratarse de un recurso destinado exclusivamente a la correcta aplicación e interpretación del derecho (STS 19 de febrero de 2008, recurso de casación 6880/2005), a excepción de los errores manifiestos o de la eventual vulneración de las normas sobre valoración de la prueba, lo que no concurre en el presente supuesto (por todas, en esta materia de marcas, las sentencias de 25 de marzo de 2009, recurso de casación 991/2007, de 15 de enero de 2008, recurso de casación 6879/2005; de 29 de mayo de 2007, recurso de casación 1868/2005, y de 10 de marzo de 2005, recurso de casación 4700/2002).

Tampoco pueden ser tenidas en consideración las sentencias de este Tribunal Supremo pues es doctrina reiterada que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado tiene un carácter absoluto.

Con arreglo a lo razonado, es clara la procedencia de rechazar el motivo porque la sentencia no ha vulnerado el art. 6.1.b) de la Ley de Marcas, ni tampoco la jurisprudencia que lo interpreta, que, en último término, remite a una valoración de conjunto de todos los elementos integrantes de las marcas en confrontación a partir de la cual la Sala ha llegado a una conclusión razonable, que no coincide con la de la Oficina Española de Patentes y Marcas, favorable al registro de la marca solicitada "World Trade Center Santander", por la existencia de diferentes fonéticas suficientes con la prioritaria que excluye el riesgo de confusión, sin que sea determinante para la incompatibilidad la sola inclusión del elemento geográfico "Santander" conclusión frente a la cual no cabe formular ninguna objeción desde nuestra perspectiva casacional.

Tercero.-La apreciación de la notoriedad o el renombre de una marca tiene una destacada incidencia en el juicio sobre la compatibilidad de las ulteriores que pretendan acceder al registro. Estas últimas, si son idénticas o semejantes a aquélla, tienen vedada su inscripción "aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores" (artículo 8.1 de la Ley 17/2001).

No obstante, en el presente supuesto examinado aun cuando la marca oponente "Santander" tenga el carácter de notoria en alguno de los sectores a los que se refiere la marca solicitada que, con arreglo a lo expuesto, conllevaría un mayor grado de protección en virtud del precepto invocado, es lo cierto que se encuentra ausente el presupuesto necesario para el reconocimiento de la protección reforzada, cual es la semejanza entre las marcas en liza -determinante de la existencia de riesgo de confusión-, excluida expresamente por la sala sentenciadora en una interpretación que, como hemos declarado en el anterior fundamento jurídico, no puede tildarse de irrazonable o arbitraria. Por consiguiente, al constatarse la concurrencia de disparidades fonéticas relevantes en las marcas contrapuestas que impiden su eventual confusión, consideramos que tampoco cabe apreciar la posibilidad de que se produzca una cierta conexión o vinculación entre los productos o servicios de la nueva marca y el titular de la notoria, ni el aprovechamiento indebido del carácter distintivo y del prestigio de la renombrada, esto es, que el titular de la nueva marca trate de prevalerse, en su favor, de las ventajas inherentes a la capacidad de atracción que posee esta última o bien de su imagen comercial, ni finalmente, que la marca aspirante implique un daño, perjuicio, lesión o menoscabo bien del carácter distintivo bien de la notoriedad de la marca ya registrada.

En fin, una vez declarada por el Tribunal de instancia la falta de semejanza fonética de la marca "World Trade Center Santander" con la marca "Santander" en los términos ya expuestos, la aplicación del artículo 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, no conduce a modificar la conclusión expuesta en la sentencia impugnada favorable al registro de la nueva marca "World Trade Center Santander".

La consecuencia de todo ello es que fue ajustada a derecho la decisión de la Sala sentenciadora que, en contra del criterio mantenido en la alzada por la Oficina de Patentes y Marcas, accedió a la inscripción de la marca solicitada para las clases antes indicadas en atención a las diferencias de uno y otro signo, en cuya apreciación, favorable a su reconocimiento, consideramos razonable.

Cuarto.-Procede la desestimación del recurso de casación, con imposición de las costas a la parte recurrente de conformidad con la norma imperativa contenida en el art. 139.2. de la Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,


FALLAMOS


 
NO HA LUGAR, y por tanto DESESTIMAMOS, el recurso de casación número 5054/2007, interpuesto por la representación procesal de " Banco de Santander", contra la sentencia de fecha 12 de febrero de 2009 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída en el recurso número 1095/06. Imponiendo a la parte recurrente las costas de este recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.-

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. D.ª Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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