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Sentencia T.S. (Sala 3) de 15 de diciembre de 2010


 RESUMEN:

Marcas: Impugnación de registro de marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas, por confusión con otra ya inscrita. La diferenciación fonética, conceptual y gráfica justifica la no aplicación de la prohibición de registro. No ha lugar a casación.

En la Villa de Madrid, a quince de Diciembre de dos mil diez.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 1.855/2.009, interpuesto por EROSKI, S. COOP., representada por el Procurador D. José Luis Martín Jaureguibeitia, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 16 de octubre de 2.008 en el recurso contencioso-administrativo número 1.525/2.005, sobre inscripción de marca número 2.582.640 "MAXI Dia %".

Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 16 de octubre de 2.008, desestimatoria del recurso promovido por Eroski, S. Coop. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 6 de julio de 2.004 y 13 de julio de 2.005, confirmatoria ésta última de la anterior al resolver el recurso de alzada interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se concede el registro de la marca n.º 2.582.640 "MAXI Dia %", de tipo mixto, para servicios de la clase 39 del nomenclátor, que había sido solicitado por Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.

Segundo.-Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 12 de marzo de 2.009, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Tercero.-Emplazadas las partes, la representación procesal de Eroski, S. Coop. ha comparecido en forma en fecha 29 de abril de 2.009, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que articula en los siguientes motivos:

- 1.º, por infracción del artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, y

- 2.º, por infracción de la jurisprudencia.

Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia casando la recurrida en cuanto desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto contra la resolución de 26 de enero de 2.005 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedió el registro de la marca n.º 2.582.640 y contra la resolución de dicho organismo de 13 de julio de 2005 que desestimó el recurso de alzada interpuesto por su representada contra la resolución precedente, declarando que estas resoluciones administrativas no son ajustadas a derecho y, por ende, denegando dicho registro, con lo demás que proceda.

El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 11 de septiembre de 2.009.

Cuarto.-Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimándolo y con costas.

Quinto.-Por providencia de fecha 7 de octubre de 2.010 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 7 de diciembre de 2.010, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, Magistrado de la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Objeto y planteamiento del recurso de casación.

Eroski S. Coop. recurre en casación contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la fecha del 16 de octubre de 2.008, que desestimó su recurso contencioso administrativo entablado contra la concesión de la marca mixta n.º 2.582.640 "MAXI Dia %", para servicios de la clase 39. La sociedad actora se oponía al registro de dicha marca en defensa de varias marcas prioritarias de su titularidad "E Eroski maxi" en la misma y otras clases del nomenclátor internacional.

La Sentencia impugnada funda el fallo desestimatorio con las siguientes consideraciones jurídicas:

" QUINTO.- [...] Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que no se producen los factores de riesgo que alega la recurrente para oponerse a la marca dado que los términos en su conjunto son suficientemente dispares ya que aún cuando ambos acogen la formación semántica MAXI el hecho de que la misma se encuentre en la marca impugnada en un conjunto mayor determina la existencia de suficientes diferencias de carácter fonético para distinguirlas, pues el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamentales que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia por lo que procede desestimar el presente recurso." (fundamento de derecho quinto in fine)

El recurso se articula mediante dos motivos, acogidos al apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción. En el primero de ellos se aduce la infracción del artículo 6.1 de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), por su errónea aplicación. En el segundo se alega la vulneración de la jurisprudencia relativa al mismo artículo 6.1 de la Ley de Marcas y al 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial.

Debe reseñarse que esta Sala se ha pronunciado en conflictos semejantes entre los mismos litigantes en diversas Sentencias. En efecto, esta Sala ha tenido ya ocasión de pronunciarse sobre los signos ahora enfrentados en otras clases del nomenclátor. Podemos por ello reproducir las consideraciones efectuadas en la reciente Sentencia de 6 de mayo de 2.010 (RC 4.077/2.009), en la que hacemos una referencia a tales precedentes.

" Cuarto.- En nuestra sentencia de 22 de octubre de 2009 (recaída en el recurso de casación número 2458/2008) casamos por quebrantamiento de forma la dictada con fecha 31 de enero de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1168/2005, interpuesto también por "Eroski, Sociedad Cooperativa". El fundamento jurídico de dicha sentencia que entonces consideramos insuficiente, desde el punto de vista de la congruencia procesal, se repite en la que ahora es objeto de recurso y su lectura abocará a la misma conclusión.

En efecto, la sentencia impugnada incurre, por un lado, en la contradicción interna que ya hemos apuntado, lo que pone de relieve que ha realizado de modo manifiestamente erróneo la identificación del ámbito aplicativo de uno y otro signo. Y, por otro lado, al igual que sucedía en la de 31 de enero de 2008, no da explicación suficiente de las razones que han determinado el fallo. Todo lo cual determinará la estimación del primero (y, en parte, del segundo) motivo casacional, debiendo acto seguido esta Sala resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparece planteado el debate.

Quinto.-A estos efectos debemos recordar que esta Sala ha fallado en cuanto al fondo varios recursos análogos, entablados por la misma empresa recurrente contra otras tantas sentencias del tribunal de instancia favorables al registro de la marca "Maxi Día %". Nuestros fallos han sido favorables a la compatibilidad de la marca "Maxi Día %" con los signos prioritarios registrados por "Eroski, Sociedad Cooperativa" que esta sociedad opuso frente a la inscripción de aquélla en diversas clases del Nomenclátor.

En la sentencia antes citada de 22 de octubre de 2009, una vez casada la de instancia, corroboramos la validez de la inscripción de la marca número 2.582.642 "Maxi Día %" para productos de la clase 35 del Nomenclátor. Y esta misma conclusión ha sido reiterada en otros pronunciamientos, como a continuación exponemos.

Mediante nuestra sentencia de 27 de octubre de 2009 (recaída en el recurso de casación número 3138/2008) confirmamos la dictada con fecha 21 de febrero de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que a su vez había rechazado el recurso número 1201/2005, interpuesto por "Eroski, Sociedad Cooperativa" contra la inscripción de la marca número 2.582.641 "Maxi Día %" para productos de la clase 16 del Nomenclátor.

Mediante nuestra sentencia de 31 de octubre de 2009 (recaída en el recurso de casación número 2576/2008) confirmamos la dictada con fecha 31 de enero de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, una vez más, había desestimado el recurso número 1177/2005, interpuesto por "Eroski, Sociedad Cooperativa" contra la inscripción de la marca número 2.582.637 "Maxi Día %" para productos de la clase 35 del Nomenclátor.

Mediante nuestra sentencia de 31 de octubre de 2009 (recaída en el recurso de casación número 6040/2008) confirmamos la dictada con fecha 29 de mayo de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimatoria del recurso número 1523/2005, interpuesto por "Eroski, Sociedad Cooperativa" contra la inscripción de la marca número 2.582.639 "Maxi Día %" para productos de la clase 38 del Nomenclátor.

Mediante nuestra sentencia de 15 de enero de 1010 (recaída en el recurso de casación número 1742/2009) confirmamos la dictada con fecha 16 de octubre de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimatoria del recurso número 1524/2005, interpuesto por "Eroski, Sociedad Cooperativa" contra la inscripción de la marca número 2.582.638 "Maxi Día %" para productos de la clase 36 del Nomenclátor.

Y, finalmente, mediante nuestra sentencia de 15 de enero de 2010 (recaída en el recurso de casación número 240/2009) confirmamos la dictada con fecha 29 de mayo de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimatoria del recurso número 1521/2005, interpuesto por "Eroski, Sociedad Cooperativa" contra la inscripción de la marca número 2.582.645 "Maxi Día %" para productos de la clase 39 del Nomenclátor." (fundamentos de derecho cuarto y quinto)

Asimismo, en nuestra Sentencia de 19 de mayo de 2.010 (RC 3.118/2.009) anulamos por incongruencia interna y deficiente motivación la dictada el 18 de diciembre de 2.008 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) desestimatoria del recurso contencioso administrativo 553/2.006 interpuesto por Eroski, S. Coop. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedieron el registro de la marca n.º 2.582.644 "Maxi Dia %", de tipo denominativo, para servicios de la clase 38 del nomenclátor. Al resolver el citado recurso contencioso administrativo previo declaramos conforme a derecho el registro de la marca n.º 2.582.644 "Maxi Dia %" en la clase 38.

Finalmente, en la Sentencia de 7 de julio de 2.010 (RC 2.688/2.009) estimamos asimismo el recurso de casación por insuficiente motivación de la Sentencia de instancia y desestimamos el previo recurso contencioso-administrativo, declarando ajustado a derecho el registro de la marca n.º 2.582.636 "Maxi Dia %" en la clase 16.

Segundo.-Sobre el enfrentamiento entre "Maxi Dia %" y "E Eroski maxi".

En la referida Sentencia de 6 de mayo de 2.010, en la que casamos la Sentencia de instancia por su deficiente motivación y entramos en el conflicto de instancia, afirmamos la compatibilidad entre las marcas "Maxi Dia %" y "E Eroski maxi" en los siguientes términos:

" Sexto.- Las razones determinantes de los fallos mencionados son igualmente aplicables al presente y bastan para desestimar la demanda del recurso contencioso-administrativo ahora planteado. En dicha demanda, al centrar el "tema litigioso" "Eroski, Sociedad Cooperativa" defendía que la marca aspirante 2.582.643 "Maxi Día %" era incompatible con la suya prioritaria (y mixta) número 2.125.643 "E Eroski Maxi".

Siendo cierto que uno y otro signo tratan de proteger los mismos servicios (de seguros, financieros, monetarios, bancarios e inmobiliarios) también lo es que sus diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales resultan innegables y bastan para hacer inaplicable la prohibición relativa de registro, como acertadamente resolvió la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Al igual que sucedía en el recurso 2458/2008, el contraste de los dos signos pone de relieve sus diferencias en los distintos planos. "Maxi Día %" es una marca denominativa en la que, como entonces afirmamos, el primer vocablo se asocia de forma inequívoca al segundo, gozando todo el conjunto de carácter distintivo. Por el contrario, la marca oponente "E Eroski Maxi" es un conjunto mixto donde resalta por su mayor tamaño la "E" característica, correspondiente al logotipo de "Eroski", y aun esta misma y bien conocida denominación comercial.

El término "Maxi" queda así asociado a los otros, que son los que tienen mayor virtualidad identificadora, de modo que cada uno de los signos comparados "informa inequívocamente sobre el origen empresarial de uno y otro. En el caso de la marca prioritaria en el tiempo, aquel término figura en el plano inferior y subordinado frente a los otros (el logotipo y la denominación comercial), de lo que resulta un conjunto mixto y cromático distinto de la marca aspirante.

Afirmábamos entonces y reiteramos ahora que, desde el punto de vista conceptual, los signos enfrentados "se perciben como dos marcas diferentes aunque coincidan en el término Maxi porque por su ubicación en cada uno de los conjuntos marcarios, produce una evocación o sugerencia diferente: en el de la prioritaria su remisión al logotipo de Eroski y en el de la aspirante a Día". Diferenciación potenciada en este caso pues la marca que, según la demanda, debe utilizarse como de contraste incluye además el término "Eroski", de indudable eficacia distintiva.

En suma, la diferenciación fonética y conceptual, además de la gráfica, de los dos conjuntos justifica sobradamente la conclusión a la que llegó la Oficina Española de Patentes y Marcas, esto es, la de no aplicar al supuesto de autos la prohibición de registro contenida en el artículo 6 de la Ley 17/2001, de Marcas.

Procede, en consecuencia, tras la casación de la sentencia de instancia, la desestimación del recurso contencioso- administrativo. En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe." (fundamento de derecho sexto)

El examen de los signos, aun siendo entonces para servicios de otra clase, es plenamente aplicable a las marcas idénticas ahora enfrentadas en la clase 39. Debemos pues ratificar la inaplicación de la prohibición contemplada en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas que acordó la Oficina Española de Patentes y Marcas al otorgar la inscripción de la marca solicitada, decisión que debemos ahora declarar conforme a derecho.

Tercero.-Conclusión y costas.

Por las razones vistas en los anteriores fundamentos de derecho procede declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por Eroski S. Coop. Según lo previsto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción, procede imponer las costas a la parte que lo ha sostenido.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,


FALLAMOS


 
Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Eroski S. Coop. contra la sentencia de 9 de octubre de 2.008 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 1.189/2.005. Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.-Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.-

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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